位置商標(Position Mark)の登録認定 (大法院全員合議体2012.12.20.言渡2010フ2339判決)
韓国大法院の全員合議体は、2012年12月20日、位置商標の商標登録を認める判決を行った。大法院は、商標法に位置商標を登録するための手続きが規定されていないが、商標法に規定された商標の定義規定を解釈すれば位置商標も商標の一態様として認められるとし、位置商標の登録を認め、これと矛盾する従来の判決を取り消した。
I. 事案の概要
1. 原告の出願商標 全国
• 構成：
(一点鎖線で表示された上衣形状の「わき腹から腰までの位置に実線で表示」された三つの太線が付着している形態)
• 出願番号：第40-2007-31449号
• 指定商品：商品類区分第25類
－ スポーツシャツ(shirts)、スポーツジャケット、プルオーバー(jackets and pullovers for athletics)
2. 本事件訴訟に至った経緯
イ．原告は2007年6月12日、本事件出願商標を出願したが、特許庁審査官は本事件出願商標 がその指定商品である「スポーツシャツ」の形状を一般的に用いる方法で表示した商標に該当するので商標法第6条第1項第3号および第7号に該当し、更に本事件出願商標が使用による識別力を取得したと見なすこともできないという理由(商標法第6条第2項に該当しない)から拒絶決定した。特許審判院は、上記拒絶決定に対する原告の不服審判請求に対して上記と同じ理由から審判請求を棄却する審決をした。
ロ．そこで原告が不服訴訟を提起したことに対して特許法院は、(1)本事件出願商標の点線で表示された運動服の上衣形状はその指定商品である「スポーツシャツ、スポーツジャケット」等の一般的な形状を示したものに過ぎず、自他商品の識別力を有するということができず、「わき腹から腰まで連結された三つの太線」部分も独立的な一つの識別力を有する図形と見なすよりは商品を飾るための柄の一つ程度として認識されるだけであるから識別力が認められない。(2)提出された各証拠では「わき腹から腰まで連結された三つの太線」を国内において原告だけが独占的に用いて、原告の商標として広く知られたと認めるに足りず…また、わき腹の3線が用いられた場合にも各製品には3線以外にもその出処を表示する原告の商標が別途に付着している場合が大部分であるため、上記のような「わき腹から腰まで連結された三つの太線」の使用が果たして商品の出処を表示するための商標的使用であるのかも疑問があるとして、原告の請求を棄却する判決を行った。
ハ．上記の特許法院の判決に対する上告事件において大法院は全員合議体で「原審判決を破棄し事件を特許法院に差し戻す」という判決を下した。
Ⅱ. 大法院判決の要約
1. 位置商標の定義および認定根拠
大法院は、位置商標とは「記号・文字・図形の各々またはその結合が一定の形状や模様をなし、このような形状や模様が指定商品の特定位置に付着することによって自他商品を識別することになる標章」と定義し「商標法の商標定義規定では、記号・文字・図形またはその結合を用いて視覚的に認識できるように構成する全ての形態の標章が商標の範囲に含まれているとされる」であるから、記号・文字・図形の各々またはその結合が一定の形状や模様をなし、このような形状や模様が指定商品の特定位置に付着することによって自他商品を識別することになる位置商標も商標の一つとして認めることができる」と判示した。
2. 位置商標における商標の要部
一方、大法院は本事件出願商標(位置商標)の要部を把握するにおいては出願人が審査過程で明らかにした意思まで考慮しなければならないと説示しており、「位置商標では指定商品に一定の形状や模様などが付着する特定位置を説明するために指定商品の形状を表示する部分が必要となり、このとき標章の全体的な構成、標章の各部分に用いられた線の種類、指定商品の種類およびその特性などに照らして出願人の意思が指定商品の形状を表示する部分に対しては、上記のような説明の意味を付与するだけであることが容易に分かり得る限り、この部分は位置商標の標章自体の外形をなす図形ではないと把握すべきである」とした。
また「商標の出願およびその審査の過程で出願人が位置商標という趣旨を別途に述べる商標説明書を提出する手続きまたは、上記指定商品の形状表示は商標権が行使されない部分であることをあらかじめ明らかにする手続きが、依然設けられていないとしても、出願過程において様々な経路を通じて出願人がそのような意思表示をしたとすればそのような事情が考慮されることが妥当」とし「本事件出願商標(位置商標)はたとえ一定の形状や模様などがそれ自体では識別力を有しなくとも、指定商品の特定位置に付着し用いられることによって当該商品に対する取り引きをする者および需要者の大多数に特定人の商品を表示するものと認識されるに至ったならば、使用による識別力を取得したと認められ商標として登録されることができる」とし、「標章に表示された指定商品の形状の部分の具体的な意味を確かめてもみずに一律的に上記部分が標章自体の外形をなす図形とみなし、これを含む商標はその指定商品の形状を一般的に用いる方法で表示した商標に該当するという趣旨から判示した従来の3件の大法院の判決を変更することにする」と判決した。
3. 本事件出願商標の要部および識別力の有無
大法院は本事件出願商標の要部および識別力の有無に対して、「実線でない一点鎖線で表示された上衣形状のわき腹から腰までの位置に実線で表示された三つの太線が付着している形態の標章からなり、その標章中(i)上衣形状の部分と(ⅱ)三つの太線の部分とが互いに区分され、指定商品「スポーツシャツ、スポーツジャケット、プルオーバー」は全て上衣類に属するので、実際の商品のわき腹から腰までの位置に本事件出願商標が上記形態で付着することができる…上記のような標章の全体的な構成および標章の各部分に用いられた線の種類、指定商品の種類およびその特性などに照らしてみれば、本事件出願商標は上記の三つの太線が指定商品のわき腹から腰までの位置に付着することによって自他商品を識別することになる位置商標であり、上記の一点鎖線部分は本事件出願商標の標章自体の外形をなす図形でないと見なすに相当する」とし、「原審は本事件出願商標の一点鎖線で表示された運動服の上衣形状の部分が標章自体の外形をなす図形と見なす、誤った前提から本事件出願商標の識別力有無および使用による識別力取得の有無を判断したので、このような原審の措置には商標の識別力判断に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした違法がある」と判断した。
Ⅲ. 判決の意義
今回の判決は、商標法上の位置商標が明文化されてはいないが、その定義規定を解釈するとき位置商標も商標の一態様として認められるとした最初の大法院判決であり全員合議体判決という点で意義がある。特に、標章を構成するにおいて一点鎖線(点線)等で表示することによって権利範囲から除外されるという意思が明確で出願人が審査過程において自らの権利不要求意思の表明までしたとするなら、そのような事情まで考慮して位置商標の要部を把握しなければならないと判示したので、依然導入されていない権利不要求制度の判断基準を提示したという点でも意義があると言えよう。
何より今回の判決は「位置商標も商標の一つとして認められるが、手続き規定がなくて外国で位置商標と登録された商標を韓国でも登録できるのか否かが非常に曖昧で不明りょうな状態」であったが「標章の全体的な構成と線の種類などを確かめて識別力を判断しなければならないという法理を宣言した」という点で意義がある。
2013年 1月号