簡単でありふれた標章でも登録後の使用によって識別性を取得した場合には、他人の類似する商標の使用を禁止することができる。 (大法院 全員合議体判決; 2014. 3. 20. 言渡 2011フ3698)

1. 事件の概要

2011年3月15日ユニスター株式会社(以下、ユニスター)は、自社の使用商標がニューバランス・アスレチック・シュー(NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.; 以下、ニューバランス)の登録商標第010518号と非類似し、登録商標の権利範囲に属さないと主張して特許審判院に権利範囲確認審判を請求した。特許審判院は「本件の登録商標の英文字‘N’は、識別力がないため、両商標は一部類似した部分があっても、全体的ž離隔的に観察すれば非類似である」旨の審決を下した。 

2011年8月25日ニューバランスは、審決を不服として特許法院に審決取消訴訟を提起したが、2011年11月4日特許法院は、確認対象標章と本件登録商標は非類似であると判決を下した。

2011年11月22日ニューバランスは、大法院に上告を提起し、2014年3月20日大法院は、確認対象標章と本件登録商標は類似すると判断して、原判決を破棄、差戻しした。

2. 大法院の判示内容

大法院は 「本件登録商標の登録決定当時、本件登録商標の構成のうち ‘ ’は、指定商品である‘運動靴’と関連して、その形状を普通に使用する方法で表示したものであって識別力がなく、‘ ’のパッチ部分もやはり簡単でありふれた標章である英文字‘N’を平凡な書体で台形模様のパッチに陰刻したものに過ぎず、識別力が微弱だったが、

ニューバランスの実使用商標 ’ ’は、‘運動靴’の商標に関して少なくとも2009年頃からは需要者間で誰の商品を表示するものであるのか顕著に認識され、本件登録商標において実使用商標と同一の‘ '部分が他の構成と結合されたとしても、その構成は指定商品である‘運動靴’の形状を普通に使用する方法で表示したものであるか、‘ 'を浮き彫りにした背景に過ぎず、そのため‘ ' 部分の識別力は減殺されることはないと見えるので、本件登録商標の構成のうち ‘ ' 部分は、少なくとも本件の審決当時には需要者間で商品の出所を認識可能とする中心的な識別力を有するものと見なければならない」と判断した。

したがって、‘運動靴’を使用商品とするユニスターの商標においても前記の ‘ ' 部分と同一性が認められる‘ ’部分が識別力を有する部分となるものであって、本件登録商標と確認対象標章がいずれも同じ‘運動靴’の商品に使用される場合、一般の需要者に‘運動靴’の商品の出所につき誤認混同を生じさせるおそれがあるため、両標章は類似の商標と判断し、事件を再審理するように原審法院に差戻した。

3. 判決の意義

改正デザイン保護法の主な内容(2014年7月1日施行)

改正されたデザイン保護法が、2014年7月1日から施行される。主な内容は次の通りである。

1. 拡大された先出願の自己出願例外

現行は出願人が同一であるか否かを問わず拡大された先出願主義を適用しているが、改正法は同一の出願人の場合、拡大された先出願主義を適用しないようにする。市場で成功した製品は模倣の対象になりやすいので、一部分を部品デザインや部分デザインとして出願し、デザイン保護を強化しようとする市場のニーズを反映したものだ。

2. 関連デザイン制度の導入

現行法の類似デザイン制度を廃止して、関連デザイン制度を導入した。関連デザインは既存の類似デザインとは異なり、独自の権利範囲が認められる。

3. デザイン権存続期間の延長

現行はデザイン権の設定登録日から15年であるが、デザイン権の設定登録をした日からデザイン登録出願日後20年に改正された。

4. 新規性喪失の例外規定の手続き改善

現行は新規性喪失の例外を主張しようとする者は、デザイン出願と同時に主張しなければならない。改正法は、出願時だけでなく、i) 拒絶理由通知に対する意見書の提出時、ii) デザイン一部審査登録の異議申立に対する答弁書の提出時および、iii) デザイン登録後、無効審判が請求された場合、これに対する答弁書の提出時にも新規性喪失の例外を主張できるようにし、手続きを守れず、デザイン登録を受けることができない不合理を解消した。

5. 複数デザイン制度の改善

現行は無審査物品に限り、20個以内のデザインを1デザイン登録出願することができる。改正法は、審査、無審査の区分なく、同類に属する物品は100個以内のデザインを1デザイン登録出願することができる。

6. ヘーグ協定への加入- デザイン国際出願制度の導入-

ヘーグ協定に加入し、一つの出願書をWIPOに提出すれば、複数の指定国に出願した効果を付与する国際出願手続きを導入した。

権利範囲確認審判における発明の進歩性判断の不可

(大法院 全員合議体2014.3. 20 言渡2012フ4162判決)

大法院(最高裁)全員合議体は、2014年3月20日付の判決文において「権利範囲確認審判の手続きで特許発明の進歩性の有無まで判断するのは、特許法が権利範囲確認審判制度を設けている目的から外れ、その制度の本質に合わない。」という理由により、権利範囲確認審判では特許発明の進歩性が否定されるという理由でその権利範囲を否定してはならないと判示した。

また、本判決は、特許発明が新規性はあるが、進歩性が無い場合、これに関する権利範囲確認審判において当然その権利範囲を否定することができるという趣旨で判示した従来の大法院の判決を、本判決の見解に背馳する範囲内において全て変更した。

したがって、今後は、権利範囲確認審判において特許発明の進歩性が無いという理由でその権利範囲を否定できなくなった。

一方、本判決は補充意見として、「特許権侵害訴訟において権利濫用の抗弁の内容として、進歩性が無いという主張を認めたとしても、これは特許の対世的効力を特許無効審判によってのみ否定できるようにした特許法の基本構造と相反しないが、審決に対世的効力がある権利範囲確認審判で進歩性欠如を理由に無効理由の主張を認めることになれば、これは前述のような特許法の基本構造と相反する。故に、権利範囲確認審判では、特許権侵害訴訟とは異なり、進歩性の有無を特許無効理由として主張することはできず、これにより、権利範囲確認審判と特許権侵害訴訟とでの結論があたかも相反するかのように見られるとしても、互いに矛盾するとはいえない。」と説示した。

以上を総合すると、今後は特許発明の新規性の有無については権利範囲確認審判と特許権侵害訴訟のいずれにおいても審理・判断が可能であるのに対し、特許発明の進歩性の有無については、特許権侵害訴訟では権利濫用に該当するか否かを判断するための前提として審理・判断が可能であるが、権利範囲確認審判においては審理・判断ができなくなった。