한국대법원 균등론에 의한 특허침해요건 구체적으로 판시

한국대법원은 특허권 침해에 있어서, 균등론에 의한 침해요건을 구체적으로 판시하였다. (대법원 2001.08.21.선고 98후522 판결; 상고인:닛산가가꾸 고오교오 가 부시끼 가이샤, 피상고인: 주식회사 엘지화학) 이전에도 대법원은 균등론에 의한 특 허침해를 인정하기는 하였지만, 이번 사건은 그 침해요건을 구체적으로 판시하였다 는 점에서 주목된다.

대법원은 상기 사건에서 "(가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도


(a) 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며,
(b) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적 으로 동일한 작용효과를 나타내며,

(c) 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면,

(d) (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당 업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나

(e) 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위 로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한,


(가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있 는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다"라고 판시하였다.
또한 이번 사건에서는 선후발명의 이용관계에 대하여 "선행발명과 후발명이 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되 고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가 하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다"고 판시하여 선 발명을 이용하는 이용발명이 권리침해임을 분명히 하였다.

촉매를 사용한 후발명에 대하여는 "화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물 질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실 된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오 는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다"고 판시하여, 촉매를 사용 하는 발명이 이용발명임을 분명히 하였다.

상기 판례는, 특허침해의 균등의 요건을 구체적으로 판시하였다는 점에서 주목되며, 상기 요건은 향후 균등론에 의한 특허침해의 판단시 중요한 기준이 될 수 있을 것으로 생각된다. 다만, 치환가능성의 판단시점이 특허출원시인지 또는 침 해시인지 명확히 판시하지 않고 있다는 것이 아쉬운 점이다. 이번 판례는 또한, 촉 매를 사용하는 후발명을 선원발명과 저촉되는 이용발명으로 명확히 판시한 점에서 도 주목된다.


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반도체칩 제작없이도 설계도면만으로 반도체 배치설계권 등록 가능
특허청은 반도체체 집적회로 설계권 등록시 설계도면만 제출해도 설계권을 인정받을 수 있는 내용을 골자로 하는 "반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률 시행규칙" 개정안을 10월 4일 입법예고하였다.

지금까지 반도체 배치설계권을 등록받으려면 실제 제작된 반도체칩이나 칩 의 사진을 제출해야 했다. 그러나 이 경우 칩 제조비용이 적지 않아 이미 제품으로 출시된 칩을 제외하고는 실제적으로 반도체 배치설계권의 등록이 불가능하다는 지 적이 있었다.

개정안은 반도체칩의 실물이나 사진 대신에, 컴퓨터상에서 작업한 반도체 설계도면을 CD 등의 저장매체에 저장하여 제출할 수 있도록 규정하고 있다. 이에 따라 소규모 반도체 디자인하우스, 연구소, 개인 등도 쉽게 반도체 배치설계등록을 할 수 있을 것으로 예상된다.

특허청 반도체배치설계진흥실은 "기존 법에서는 직접 반도체를 생산할 수 있는 대기업 중심으로 반도체 설계자산을 보호한 측면이 없지 않다"고 하면서, "반 도체 설계작업이 중소기업으로 이전되고 있는 만큼 상용화 여부에 관계없이 연구소 나 개인이 제작한 반도체 설계도면을 보호해야 할 필요성이 높아지고 있으므로, 당 장 상용화되지 않는 반도체 설계도면이더라도 설계자산의 유출 등의 위험이 있으므 로 포괄적으로 배치설계권을 보호할 수 있도록 하였다"고 개정배경을 설명했다.

개정안은 법제심사를 거쳐 올해안에 발효될 것으로 예상된다.

특허청에 대한 국회 국정감사에서 심사비미 지적

특허청이 출원인의 특허를 심사하면서 불허결정을 남발하고 있는 것으로 나 타났다. 이에 따라 출원인이 특허청과 특허심판원의 거절 결정에 불복, 특허법원에 소를 제기해 승소하는 비율이 급증하고 있는 것으로 집계됐다.

9월 12일 국회산업자원위원회의 특허청에 대한 국정감사에서 황승민의원은 “매년 특허청의 특허불허 결정에 반발해 특허심판원에 심판을 청구하는 비율 증가 하고 다시 특허심판원의 결정에 불복해 특허법원에서 승소한 비율도 매해 늘어나고 있다”고 밝혔다. 황의원에 따르면 특허심판원의 심판청구율이 99년 이후 30%수준 이고 올해도 7월 현재 29%에 달하고 있다.

문제는 특허심판원의 결정에 다시 불복해 특허법원에 소를 제기해 승소하는 비율이 지난 99년 13%에서 지난해에는 21.6%로 증가했고 올해는 현재 36.5%에 이 른다는 것이다. 황의원은 “이는 특허청 직원으로 구성된 특허심판원의 심판결정에 문제가 있음을 의미하는 것”이라고 주장했다.

신현태의원도 “최근 3년간 특허등록에 대해 이의신청한 건수가 8611건에 달하고 이중 이의성립 건수가 4429건에 이르러 특허심사과정에서 전문성 부족이 여 실히 드러나고 있다”고 질타했다. 신의원은 “이같은 전문성의 질적저하 원인의 하나가 공무원의 잦은 인사이동 때문”이라면서 대책을 주문했다.

국회의원의 지적에 대해 특허청장은 "심사의 영원한 딜레마인 "질"과 속도" 에 대해 심사속도는 어느 정도 선진국수준에 도달하였으므로 향후에는 심사 및 심 판의 질을 향상시키는 데에 초점을 맞추겠다고 응답했다.

대법원은 "StarTAC"과 "STARTECH"은 유사하다고 판시하면서 상반된 특허법원판결 파기환송

대법원은 출원상표 "StarTAC"과 인용상표 "STARTECH"은 유사하고, 출원 상표의 지정상품인 '셀방식의 전화기'와 인용상품의 지정상품 중 '차량용 통신기계 기구' 또한 유사하다고 판단하면서, 이와 상반된 특허법원 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다. (대법원 2001.07.27. 선고 99후796 판결; 상고인:특허청장, 피상고인: 모토로라 인크 (MOTOROLA, INC.))

이 사건의 원심인 특허법원의 판결(1999. 3. 4. 선고 98허9741) 내용은 다음 과 같다.


"(1) 인용상표의 구성 중 앞의 'STAR'는 일반 수요자들 대부분이 그 뜻을 알 수 있는 쉬운 영어단어이고, 뒤의 'TECH'는 일반수요자들이 'technical(기술의), technics 또는 technique(기술), technology(과학기술)'의 약자임을 쉽게 알 수 있으 며, 'STAR'와 'TECH'의 결합으로 독자적인 의미를 가진다고도 할 수 없으므로, 결국 인용상표는 'STAR'와 'TECH'를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없어 이를 분리하여 관찰할 수 있고, 'TECH' 는 그 지정상품에 비추어 보면, 지정상품의 품질 또는 효능 표시로서 식별력이 없 으므로 인용상표의 요부가 될 수 없다.
(2) 이 사건 출원상표의 구성 중 앞의 'Star'는 두 번째 단어부터 영어 소문자로 표기되어 있고, 뒤의 'TAC'은 모두 영어 대문자로 표기되어 있어서 이 역시 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고, 또 한 'Star'와 'TAC'의 결합으로 독자적인 의미를 가지지도 아니하므로, 이 사건 출 원상표도 'Star'와 'TAC'으로 분리하여 관찰할 수 있다.

(3) 한편, 이 사건 출원상 표 및 인용상표의 지정상품이 속한 상품류 구분의 지정상품에 관하여 그 구성 중에 'STAR'를 포함하는 다수의 상표 등이 등록되거나 출원공고되어 있었던 사실에 비 추어 보면, 'STAR'라는 용어는 구 상품류 제39류에 속하는 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관하여는 자타 상품의 식별력이 부족하므로, 이 사건 출원상표의 요부 는 'TAC'이다.

(4) 다만, 이 사건 출원상표가 등록출원될 당시에 구 상품류 제39류 의 지정상품에 관하여 그 구성 중에 'TAC'를 포함하는 "TANTAC", "HYPERTAC", "VISTAC", "MINITAC", "Y-TAC", "ELTAC", "ACETAC", "KOSTAC", "SPRINGTAC", "STAC", "AMTAC", "HITAC" 등이 등록되어 있기는 하였으나, 앞서 식별력이 부족하다고 인정한 'STAR'와는 달리, 'TAC'은 조어로서 그 뜻이 없는 단어이고, 'TAC'을 포함하는 상표들 모두가 'TAC'을 뒷부분에 표기 하고 있으며, 그 중 상당수 'TAC' 앞의 철자가 1개 내지 3개의 철자에 불과하여 'TAC'을 손쉽게 분리하여 관찰하기 어려우므로, 이러한 사정만으로 'TAC'이라는 용어가 구 상품류 제39류에 속하는 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관하여 자타 상품의 식별력이 부족하다고 할 수는 없으므로, 'STAR' 부분의 식별력이 부족하고, 나머지 'TECH' 부분은 아예 식별력이 없는 인용상표와 'TAC' 부분의 식별력이 있는 이 사건 출원상표는 외관은 물론이고 호칭이나 관념도 상이하여 유사한 상표 라고 볼 수 없다.

(5) 가사 이 사건 출원상표 전체와 인용상표 전체의 호칭이 유사 하여 일반적, 추상적, 정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 원고 (피상고인)는 1988년부터 1993년까지 국내에서 "MicroTAC"이란 상표를 부착한 플 립형 휴대전화를 판매하면서 국내의 휴대전화시장의 상당부분을 점유하고 있었으므 로, 이 사건 출원상표의 등록출원 당시 일반 수요자들 사이에서 'TAC'은 원고의 상품을 다른 상품과 구별시켜 주는 중요한 출처표시로서 기능하면서 일반 수요자들 사이에 널리 알려져 있었다고 할 수 있으며, 더욱이 이 사건 출원상표의 지정상품 과 인용상표의 지정상품은 그 상품의 속성과 유통경로 및 수요자의 면에서 차이가 있으므로, 이와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 인용상표 가 각 지정상품에 사용될 경우에도 거래자나 일반수요자에게 상품의 품질이나 출처 에 대하여 구체적, 개별적으로는 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없어 어느 모로 보나 이 사건 출원상표는 인용상표와 유사한 상표라고 할 수 없다."


그러나 대법원은 다음과 같이 판시하면서 상기 특허법원 판결을 파기 하였 다. "원심 설시와 같은 이유로 이 사건 출원상표나 인용상표 중 'STAR' 부분과 인 용상표의 'TECH' 부분의 식별력은 부족하거나 없고, 이 사건 출원상표 중 'TAC' 부분의 식별력은 부정할 수 없으며, 나아가 이 사건 출원상표와 인용상표는 외관이 상이하고, 각기 조어상표로서 관념은 대비할 바 못된다 하더라도, 호칭의 면에서는, 인용상표의 경우 특별한 요부가 없어 전체로만 호칭될 것인 데 반하여, 이 사건 출 원상표는 'TAC' 부분만으로 약칭될 수 있으나, 한편 문자와 문자 등으로 구성된 상표가 분리 관찰되어 그 중 일부 문자만으로 약칭될 수 있는 경우에도 문자 전체 로서 호칭되는 것을 배제하는 것은 아니고, 또한 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭 호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호나 관념이 타인의 상표와 동 일 또는 유사하다고 인정되면 양 상표가 유사하다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 인용상표가 각기 전체로서 호칭될 경우에는 전자는 '스타택(스타탁)' 또 는 '스타태크(스타타크)'로, 후자는 '스타텍' 또는 '스타테크'로 호칭될 것이어서 호 칭이 극히 유사하다.
나아가, 원심이 설시한 바와 같이 원고가 이 사건 출원상표의 출원 전에 "MicroTAC"이란 상표를 부착한 플립형 휴대전화를 판매하면서 국내의 휴대전화시 장의 상당부분을 점유하고 있었다고 하더라도, 그 상표와 동일하지도 않은 이 사건 출원상표 'StarTAC'에 대하여서까지 그 주지성을 끌어들여 인용상표와 구체적 혼 동이 일어나지 않는다고 단정할 수는 없고, 달리 기록상 이를 인정할 증거도 없으 므로, 이 사건 출원상표와 인용상표는 호칭이 유사한 점에서 유사한 상표라고 하지 않을 수 없어 결국 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되는 경우 상품 출처의 오인 이나 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보아야 할 것이다."