상표권자 및 상품제조업자가 서로 다른 경우에도 병행수입이 인정될 수 있다. (2010.12.10. 선고 서울중앙지방법원 2009가합125399 판결)
(1) 사실관계
한국의 시몬스침대㈜는 국내에서 침대를 생산판매해 오고 있으며, “SIMMONS”상표에 대한 상표권자이다. ㈜카라한은 미국 시몬스사의 침대를 구입하여 인터넷사이트 등을 통해 판매하였다. 이에 시몬스침대㈜는 “미국 시몬스사와 한국의 시몬스침대㈜는 아무런 관련이 없고 상품품질도 다르다"고 주장하면서 2009년 11월 4일 (주)카라한을 상대로 상표권침해금지청구소송을 제기하였다.
(2) 법규
관세청은 “지적재산권 보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한 고시”를 통하여 다음의 경우에 제3자에 의한 진정상품의 병행수입은 상표권의 침해가 아닌 것으로 규정하고 있다.
(a) 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사관계, 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계인 경우, 다만 국내에서 전용사용권자가 지정상품을 제조하는 경우는 제외한다.
(b) 국내외 상표권자가 동일인 관계에 있는 경우는 아니지만, 국내 상표권자 또는 전용사용권자가 외국의 상표권자가 생산한 진정상품을 수입판매하고 있는 경우
대법원은, POLO상품의 병행수입에 관하여 국내외 상표권자가 동일인이고 국내에는 전용사용권자가 있는 경우, 전용사용권자가 국내에서 상품을 제조 판매하면서 그 제품에 대한 광고 선전을 하였고, 외국 상표권자와 국내 전용사용권자 사이에 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계가 없는 경우에는 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로 허용되지 않는다고 판시한바 있다. (대법원 1997.10.10. 선고 96도2191판결)
(3) 본 사건에 대한 법원판결
재판부는 판결문에서 "원고 시몬스침대㈜가 판매제품에 채택하고 있는 포켓스프링 등의 관련기술은 모두 미국 시몬스사에서 개발해 세계적으로 보급시킨 것으로서 원고가 미국 시몬스사와 차별화되는 독자적인 기술을 보유했다고 보기 힘들며, 오히려 원고는 미국 시몬스사와의 기술제휴를 통해 동일한 수준의 품질을 생산하고 있다고 광고해 왔고, 이에 따라 국내 소비자로서는 원고 판매제품이 세계적으로 유명한 미국 시몬스사의 제품이거나 그와 같은 수준의 품질을 가지고 있을 것이란 기대감을 갖게 됐다. 원고와 미국 시몬스사 사이에 비록 자본적인 결합관계는 없으나 상표권 지역분할에 관한 합의와 상표권 전용사용계약 및 계속적인 기술제휴를 통한 법률적 관계를 맺고 있는 것으로 판단되며, 원고가 미국 시몬스사와 명백하게 구별되는 독자적인 신용과 명성을 확보했다고 보기 어려워 결국 피고 판매제품에 부착된 미국 시몬스사의 상표가 원고 판매제품에 부착된 원고의 상표와 동일한 출처를 표시하고 판매제품 사이에 실질적인 품질차이가 존재한다고 보기 힘들다. "고 판시하면서, 시몬스침대㈜가 미국 시몬스사의 제품을 판매해온 ㈜카라한을 상대로 낸 상표권침해금지 청구 소송에서 원고패소 판결을 내렸다.
(4) 코멘트
본 사건은 한국 및 미국의 상표권자가 서로 상이하고, 상품의 제조업자가 서로 다른데도 병행수입을 인정했다는 점에서 주목된다. 한국의 시몬스침대㈜가 미국 시몬스사로부터 기술제휴를 통해 한국에서 침대를 생산판매하고 있으므로 미국에서 수입하는 시몬스 침대도 실질적으로 진정상품으로 볼 수 있다는 취지인 것으로 판단된다.
상표 변리사 소개
당법인은 이금호 변리사(2011년 1월) 및 노지혜 변리사(2010년 11월)를 상표변리사로 영입하였기에 알려드립니다.
► 이금호 변리사
• 이금호 변리사는 1997년 변리사 시험에 합격하여 상표, 의장에 관한 출원, 심판, 소송업무를 담당해 왔으며 저작권 및 부정경쟁방지법에 관한 카운셀링도 담당했습니다.
• 이금호 변리사는 1990년 한양대학교 의류학과를 졸업하였고, 2002년도에 한국방송통신대학교 법학과를 졸업하였으며, 2010년도에는 캐나다 토론토에 위치한 Humber College 1년간 영어를 공부하였습니다.
• 이변리사는 이전에는 리앤목특허법인에서 상표변리사로서 일했습니다.
► 노지혜 변리사
• 노지혜변리사는 2007년 변리사 시험에 합격하여 상표, 의장에 관한 출원, 심판, 소송업무를 담당해 왔습니다.
• 노지혜 변리사는 2007년 연세대학교 생화학과를 졸업하였고, 같은 해에 일본 도쿄에서 6개월간 일본어학교를 다녀서 일본어 회화가 가능합니다.
• 노변리사는 이전에는 중앙국제특허법률사무소에서 상표변리사로서 일했습니다.