의약품의 용도발명에는 약리효과가 명세서에 기재되어 있어야 한다

대법원은 "약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상, 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있다"고 판시하였다. (대법원 2001.11.30. 선고, 2001후65 판결, 상고인: 화이자 인코포레이티드, 피상고인: 특허청장)

본 사건의 최초 출원명세서에는 그 화합물의 유용성이나 약리효과를 간접적으로 측정하는 방법 및 전체 화합물의 개괄적인 IC50 값의 범위 등이 기술되어 있을 뿐 개별적 화합물에 대한 약리효과를 확인하는 구체적 실험결과가 기재되어 있지 아니하였다. 이에 대해 심사관은 기재불비를 이유로 거절이유를 통지하자, 출원인은 명세서의 보정에 의해 출원발명의 제조실시예에 나타난 개별적 화합물에 대한 IC50 값을 추가하였다.

원심인 특허법원은 상기 출원인의 보정에 대하여 "이와 같이 이 사건 출원발명의 약리효과를 확인할 수 있는 정량적(定量的)인 수치로 표시된 구체적 실험결과는 최초 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어나 의약에 관한 용도를 객관적으로 뒷받침하는 기술적 사항을 추가한 것으로 결과적으로 미완성발명을 완성한 것이므로 발명의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔다 할 것이어서, 이 사건 보정은 명세서의 요지를 변경한 것에 해당하여 구 특허법 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하되어야 할 것"이라는 취지로 판단하였다.

대법원은 상기 특허법원의 판결을 지지하면서, "일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다." 라고 판시하였다. 상기 대법원 판결은 특히 의약품과 관련된 발명에 있어서, 약리효과에 대한 명세서의 기재 정도를 구체적으로 판시하고 있다는 점에서 이후 특허심사의 중요한 기준이 될 것으로 생각된다.

국·공립대학 특허전담법인 설립 가능

국·공립대의 연구개발을 촉진하기 위하여 기존에 국가 또는 지방자치단체 가 소유하던 국·공립대 교수의 직무발명에 대한 특허권을 국·공립대학이 소유·관리하도록 특허법 및 기술이전촉진법이 개정되었다.

현행 특허법은 국·공립대 교수가 직무상 발명한 특허는 국가 또는 지방 자치단체가 소유하도록 규정하고 있어 국·공립대학 입장에서는 정부의 각종 연구개발사업을 수행하면서도 특허권을 소유·활용하지 못함으로써 자체적으로 특허 관리를 할 특별한 유인이 없었다. 이러한 이유로 국·공립대학의 특허출원·등록 실적이 일부 사립대나 정부출연연구소에 비해 저조하였으며, 대학의 연구개발성과 가 특허로 보호받지 못하고 사장되고 있다는 지적이 많았다.

이에 정부는 특허법 개정을 통해 그 동안 국가 또는 지방자치단체가 관리하던 국·공유 특허를 국·공립대학이 소유·관리할 수 있도록 하였으며, 기술이전 촉진법에서는 국·공유 특허를 소유·활용할 수 있는 근거를 마련하기 위해 국·공립대학에 법인격을 갖는 기술이전전담조직을 설치토록 하였다. 금번 특 허법 개정을 통해 대학은 특허기술의 활용에 따른 수익금을 연구개발 재투자와 연구자에 대한 인센티브 지급 및 연구기반 조성에 활용할 수 있게 되었으며, 앞으로 특허기술의 이전이 활성화될 경우 대학 재정의 상당 부분을 기술료 수 입으로 충당할 수 있을 것으로 보인다. 개정된 특허법 및 기술이전촉진법 2002 년 6월부터 시행될 예정이다.

국립대 가운데 처음으로 서울대학교가 2002년 상반기에 교수의 특허출원 및 관리 업무를 전담할 특허전담법인의 설립을 추진하고 있다. 서울대가 설립할 특허전담 법인은 재단법인의 성격을 갖는 특별법인 형태로 교수의 직무상 발명에 의해 얻어 지는 특허출원은 물론, 산업체와의 기술이전계약 등에 이르기까지 특허와 관련한 모든 업무를 대행, 관장할 예정이다.

한국 2001년 PCT출원 세계 8위

한국이 국제특허출원 건수에서 사상 처음으로 세계 10위권에 진입했다. 특허협력 조약(PCT)에 의한 국제특허출원 업무를 관장하고 있는 세계지적재산권기구(WIPO) 에 따르면 한국은 지난해 총 2천318건의 국제특허를 출원, 2000년의 11위(1천514 건)에서 3단계가 뛰어오른 8위에 랭크됐다.

1위는 미국(4만3건)이 차지했으며 독일(1만3천616건), 일본(1만1천846건), 영국 (6천233건), 프랑스(4천619건), 스웨덴(3천502건), 네덜란드(3천187건) 순으로 뒤를이었다. 한국에 이어 캐나다(2천30건)와 스위스(2천11건)가 각각 9.10위에 올랐다.

각국의 기술개발 노력에 힘입어 매년 10% 이상의 증가율을 보이고 있는 PCT에 의한 국제특허 출원은 지난해 사상 최초로 10만건을 돌파했다고 WIPO는 발표했 다. 특히 중국과 인도는 188.4%와 102.6%가 각각 증가한 1천670건과 361건에 달하는등 2년 연속으로 특허출원 건수가 배증, 115개 회원국중 가장 빠른 성장 률을 보였다. 중국은 앞으로 1년안에 세계 10위권 진입이 확실시되고 있다고 관계자는 전망했다.

장미이름 상표권 침해

서울고등법원 민사4부(이동흡·李東洽 부장판사)는 독일 종묘회사인 코르데스사가 "상표권 침해로 인한 손실금 1억여원을 배상하라"며 농수산물유통공사를 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 1심을 깨고 "공사측은 코르데스사에 4900만원을 지급 하라"며 원고승소 판결을 내렸다.

재판부는 "농수산물유통공사가 장미경매를 하면서 코르데스사가 등록한 '레드 산드라' 등의 장미품종 상표를 동의 없이 사용한 사실이 인정된다"며 "경매 상품을 특정하기 위한 목적으로만 사용했다고 해도 이는 여전히 상표권 침해에 해당한다"고 밝혔다.

1998년 특허청에 장미 품종 23개에 대해 상표등록을 한 코르데스사는 농산물유통공사 가 농민들이 출하한 장미를 경매하는 과정에서 자신들이 등록한 명칭을 표기해 사용하 자 "로열티를 지급하라"며 소송을 냈다.

르노삼성자동차와 BMW사 상표분쟁

르노삼성자동차와 독일의 BMW가 2002년 하반기 출시예정인 르노삼성의 소형차 "SM3"의 이름 사용을 놓고 갈등을 빚고 있어 상표권 분쟁으로 비화될 조짐이 다. 최근 자동차업계에 따르면 독일의 BMW는 최근 르노삼성의 "SM3"가 자사의 차량 명칭과 비슷하다며 상표권 침해로 규정, 대응조치 마련에 들어간 것으로 밝혀졌다.

BMW 차량은 3,5,7시리즈로 나가고 배기량에 따라 318,325,520 등을 뒤에 붙이 는 방식으로 차 이름이 정해진다. BMW는 이같은 차명에 대해 전세계적으로 상 표등록을 해놓은 상태다. BMW는 지난 99년에도 삼성이 SM518,520,525 등으로 이름을 붙이자 삼성측에 항의하고 한국에도 상표 등록을 해버렸다.

그 결과 삼성이 갖고 있는 상표권은 SM5밖에 없다. 수출용 차에는 아예 SM5라 는 이름을 붙이지 못하고 "SQ5"라는 이름을 사용하고 있다. 배기량을 표시하는 518, 520 등도 사용이 불가능하지만 BMW측은 이미 나온 차이기 때문에 2년간 양해한다는 입장을 밝혔었다. BMW관계자는 "SM5까지는 어쩔 수 없이 용인하지 만 SM3까지 나오면 상표권을 침해한 것으로 간주,법적으로 대응할 수 밖에 없 다는 게 본사의 방침"이라고 잘라 말했다.

이에 대해 르노삼성측은 "SM시리즈는 등록된 상표인 만큼 SM3라는 이름을 사용 하는데 아무런 하자가 없다"며 "BMW측이 상표권의 범위를 지나치게 확대 해석 하고 있다"고 반박했다.