특허법원이 판결대신 조정에 의한 분쟁해결

특허법원 제1부(재판장 조용호 부장판사)은 2002년 5월 31일자 특허등록무효 에 대한 심결취소소송사건(2001허3392)에서 특허법원 개원 이래 특허사건에 서는 처음으로 조정을 성립하였다.

조정은 가사와 민사사건에서는 일반화되어 있는 것으로서, 재판보다 경제적 이고 합리적이라고 인식되어 왔으나, 행정소송 중 특허, 실용신안, 의장, 상 표관련 사건에서는 사실상 불가능하다고 인식되었다. 그러나, 특허사건 중 에서도 민사분쟁적인 성격이 짙은 사건에서는 조정에 의한 해결이 타당하다 는 인식이 확산됨에 따라, 특허법원은 사안을 선별하여 조정에 의한 분쟁해 결을 할 수 있도록 노력해 오고 있었다.

위 사건은 정수기제조업체 대표 양씨(원고)가 자기 회사의 영업사원이었던 구씨(피고)와 함께 "치과용 압력수 공급장치"를 개발하여 양씨 명의로 특허 등록을 한 후, 피고 구씨가 퇴사하여 독자적으로 이 장치를 생산판매한 것 이 발단이 되었다.

양씨는 구씨를 형사고소하고 서울지법에 특허침해금지가처분 신청을 내었고, 이에 구씨는 이사건 발명에 대하여 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였 다. 특허심판원은 이 발명이 구씨와 양씨의 공동발명임에도 불구하고, 양 씨가 구씨에게 정당한 보상을 함이 없이 단독으로 출원한 것이므로 공동발 명을 공동출원하지 않아 무효라고 결정하였고, 이에 양씨가 특허법원에 심결 취소소송을 낸 것이다.

재판부는 몇 차례 준비절차를 통해 쌍방이 원하는 바를 충분히 숙지한 뒤, 40분 이상 쌍방이 서로 할 말을 다하도록 한 후, 원고와 피고는 향후 일체 민-형사-특허소송을 제기하지 않으며, 원고가 피고에게 월 500만원을 지급하 고 피고는 원고의 해외특허획득을 전적으로 협력하기로 하는 조정안에 양방 이 합의하였고, 양방 모두 만족하였다.

이러한 케이스를 시발로 한 특허사건의 조정 활성화로 원고와 피고에게 합 리적인 판결이 내려지는 계기가 될 것으로 기대된다.

PCT 제도개선과 관련한 금년도 한국 특허법 개정안

(1) PCT 조약의 개정 반영

최근 개정된 PCT 조약을 반영하여 국내단계진입 시한을 국제예비심사 청구 여부와 관계없이 30개월로 통일하여 출원인의 편의를 도모하는 개정안이 추 진 중이다.

(2) 기타

실용신안등록 출원이 기초적인 요건 심사를 통과하지 못한 경우에는 미리 납부된 등록료를 출원인에게 반환하도록 하고, PCT 출원의 취소결정 및 무 효심판에 관한 조항을 정비하여, PCT출원의 기술내용과 국내단계진입시 제 출한 번역문의 기술내용이 같은 경우에만 특허를 받을 수 있도록 하였다. 또한, 등록료 부족 납부시 보정기회를 부여하도록 하였다.

특허청에서는 본 개정안을 올해 하반기 중에 시행할 예정으로 있다.

특허청, 특허 업무 완전 온라인화

특허청이 정부기관으로는 처음으로 출원, 심판청구 및 사무처리 등 행정 전반에 걸쳐 전자화를 구현했다. 특허청은 2002년 7월부터 출원에서 심사· 이의신청·등록·심판에 이르기까지 모든 특허 관련서류를 온라인으로 제출 할 수 있게 된다고 밝혔다.

이에 따라 특허 관련 모든 서류를 인터넷으로 제출하고 특허청으로부터의 모든 통지서류를 온라인으로 수령할 수 있게 된다. 또 청 내부적으로는 전 자사무처리 시스템 구축으로 모든 서류를 디지털 데이터로 유통시켜 전자심 사 및 전자결재에 활용하는 등 사무처리 전과정이 온라인화된다.

이와 관련, 특허청은 지난 99년 1월 세계 최초로 산업재산권 전 분야에 걸쳐 온라인 출원시스템을 개통한 데 이어 2000년 12월 온라인 수수료 납부시스 템을 개통했으며 지난해 3월에는 특허정보 모바일 서비스를 제공하고 특허 고객 콜센터를 개설하는 한편 온라인 심판 시스템을 구축했다.

무역위원회, 국내 최초로 병행수입에 대한 심판기준 마련
-스타크래프트 및 디아블로에 대하여 병행수입 금지 결정

무역위원회(위원장: 全聖喆)는2002년 6월 27일 목요일 제175차 회의를 개최하여 국내 최초로 병행수입 심판기준을 제시하고, (주)비엔티와 뉴잉튼 인터랙티브 에 대하여 스타크래프트 및 디아블로에 대한 수입행위를 중지하는 시정조치 명령을 부과하였다.

병행수입(parallel importation)이란, 외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통 되는 진정상품을 제3자가 국내의 상표권자 또는 상표전용사용권자의 허락없 이 수입하는 행위로서, 이의 허용여부에 대해서는 전세계적인 통일규범이 없는 가운데 국제적으로도 커다란 관심을 끌고 있는 중요한 이슈이다.

그러나, 지금까지 국내에서도 실체법적 판단기준이 없는 가운데 법원 판례도 명시적인 입장을 밝힌 적이 없는 사안이었다. 따라서, 무역위원회가 국내 최 초로 병행수입 허용여부에 대한 구체적인 심판기준을 제시한 것은 매우 중요 한 의미를 지닌다.

컴퓨터게임 운영·관리업체인 (주)한빛소프트는 청소년들에게 폭발적인 인기 를 끌고 있는 컴퓨터게임 소프트웨어 '스타크래프트' 및 '디아블로'에 대하여 미국 DAI社(블리자드社의 지재권 관리회사)로부터 국내에 상표전용사용권을 설정한 회사로, (주)비엔티와 뉴잉튼 인터랙티브가 본건 게임물(병행수입품)을 외국의 유통업자로부터 직수입하여 국내에서 판매하는 행위는 (주)한빛소프트 의 지적재산권(상표전용사용권)을 침해하는 불공정무역행위이므로 이에 대한 조사 및 수입금지 조치를 무역위원회에 요청한 바 있었다(2002.2.19). 따라서, 무역위원회는 국내외 제도 및 판례에 대한 심도 있는 검토를 통하여 다음과 같은 5가지의 구체적인 병행수입 허용여부에 관한 심판기준을 국내 최초로 제시하고, 이 기준에의 충족 혹은 합치여부를 바탕으로 본건 컴퓨터 게임 소프트웨어에 대한 병행수입 허용여부를 판단하였다.

병행수입 허용여부에 관한 심판기준은 ① 국내 상표권자등에 의한 해당 권 리의 등록 여부 ② 외국 상표권자와 국내 상표권자등과의 동일성 여부 ③ 국내 상표권자등에 의한 해당 상품의 제조·판매 여부 ④ 국내 상품과 병 행수입 상품간 품질의 동일성 여부 ⑤ 국내 상표권자등의 독자적인 신용 (Goodwill) 형성 여부 이다.

이에 따르면,


①(주)한빛소프트는 스타크래프트와 디아블로에 대하여 2002.1.22자로 대한민 국 전역을 지역으로 2002.12.31까지 유효한 상표전용사용권을 특허청에 등록하 였고,
②(주)한빛소프트와 블리자드社간에는 동일인 관계(동일회사, 계열회사, 수입 대리점)가 없는 것으로 확인되었으며,

③(주)한빛소프트는 블리자드社로부터 제공받은 마스터 CD를 이용하여 LG LCD 청주공장에서 OEM방식으로 국내 공급용 제품을 제작하여 판매하였다. 또한,

④한글용으로 제공될 뿐만 아니라 15세 이용이 가능한 '틴버전'으로 제 작·판매되며 A/S가 지원되는 (주)한빛소프트의 제품에 비해 병행수입품은 품 질이 낮은 것으로 인정되었으며,

⑤ '98.4월 이후 (주)한빛소프트는 게임물의 인지도 향상·유지를 위해 전용 웹 사이트 개설·운영, 전용서버 증설, 콜센터 운영등 다양한 투자를 실시하여 독 자적인 신용(Goodwill)을 형성하는 등 본건에 대해서는 5가지 기준 모두 컴퓨 터게임 소프트웨어에 대한 병행수입 금지가 가능한 것으로 조사되었다.


이로서, 무역위원회는 (주)비엔티 및 뉴잉튼 인터랙티브의 스타크래프트와 디아 블로에 대한 병행수입을 (주)한빛소프트의 지적재산권(상표전용사용권)을 침해 하는 행위로 판정하고, (주)비엔티 및 뉴잉튼 인터랙티브에 대하여 향후 본건 컴퓨터 소프트웨어에 대한 수입행위를 중지토록 하는 시정조치 명령을 부 과할 것을 의결하였다.

등록상표 "GIANNI VERSACE"와 사용상표 "ALFREDO VERSACE"는 서로 유사하다 (2002.04.26. 대법원 2001다4057, 2001다4064 판결)

외국인 성명상표의 유사범위와 관련하여 대법원은 최근 등록상표 "GIANNI VERSACE"와 사용상표 "ALFREDO VERSACE"는 서로 유사하다고 한 원 심판결에 대하여 채무자인 주식회사 세욱통상 외 1인이 채권자인 지아니베 르사체 에세피아에 대하여 제기한 상고를 모두 기각하였다.

원심은 채무자가 사용하는 "ALFREDO VERSACE" 상표는 그 구성부분인 "ALFREDO"와 "VERSACE"가 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로 "ALFREDO" 또는 "VERSACE"만으로 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 그 한글표기인 "알 프레도 베르사체" 상표도 마찬가지이며, 이들 채무자 상표들이 "베르사체"만 으로 호칭, 관념되는 경우 채권자의 등록상표 "Versace" 상표와 호칭 및 관 념이 동일하고, "베르사체"만으로 약칭될 수 있는 채권자의 나머지 등록상표 들인 "GIANNI VERSACE", "VERSUS Gianni Versace" 등과도 호칭 및 관 념이 동일하므로 채권자 상표들과 채무자 상표들을 전체적, 객관적, 이격적 으로 관찰할 때 서로 유사한 상표라고 판단하고, 양 상표가 부착된 제품의 제조판매 경로, 매장의 운영방식 및 판매가격대에 차이만으로는 상품의 품질 이나 출처에 관하여 오인,혼동을 일으킬 염려가 없다고 단정할 수 없다는 취 지로 판단하였다.

또한, 상표법 제51조제1호의 적용여부와 관련하여, 원심은 이 법규정이 자기 의 성명 또는 그 성명의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하 는 상표에 대하여는 그것이 상표권 설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목 적으로 사용하는 경우가 아닌 이상 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있으나, 채무자 상표들이 채무자의 성명상표가 아니라 미국 디자이 너인 알프레도 베르사체의 성명상표이므로 위 규정이 채무자에게 적용될 여 지는 없다고 판단하였다.

이에 대법원은 이러한 원심의 판단을 모두 유지하였다.