간단하고 흔한 표장이더라도 등록 이후에 사용에 의하여 식별성을 취득한 경우에는 타인의 유사한 상표의 사용을 금지시킬수 있다. (대법원 전원합의체 판결; 2014. 3. 20. 선고 2011후3698)

1. 사건의 개요

2011년 3월 15일 유니스타 주식회사 (이하, 유니스타)는 자신의 사용상표가 뉴우바란스아스레틱슈우 인코포레이팃드 (NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.; 이하, 뉴우바란스)의 등록상표 제010518호와 비유사하여 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 “이 사건 등록상표의 영문자 ‘N’은 식별력이 없으므로, 양 상표는 일부 유사한 부분이 있더라도, 전체적ž이격적으로 관찰하면 비유사하다”라는 취지의 심결을 하였다. 

2011년 8월 25일 뉴우바란스는 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나 2011년 11월 4일 특허법원은 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 비유사하다고 판결하였다.

2011년 11월 22일 뉴우바란스는 대법원에 상고를 제기하였으며, 2014년 3월 20일 대법원은 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 유사하다고 판단하면서 원판결을 파기환송하였다.

2. 대법원의 판시내용

대법원은 “이 사건 등록상표의 등록결정 당시, 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘ ’은 지정상품인 ‘운동화’와 관련하여 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, ‘ ’의 패치 부분 역시 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N’ 을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식별력이 미약하였으나,

뉴우바란스의 실사용상표 ’ ’은 ‘운동화’ 상품에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한 ‘ ' 부분이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 ‘운동화’의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 ‘ '을 부각하는 배경에 불과하여 그 때문에 ‘ ' 부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘ ' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 한다”고 판단하였다.

따라서, ‘운동화’를 사용상품으로 하는 유니스타의 상표에서도 위 ‘ ' 부분과 동일성이 인정되는 ‘ ’ 부분이 식별력을 가지는 부분이 된다고 할 것이어서, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 ‘운동화’ 상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 ‘운동화’ 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표라고 판단하여 사건을 다시 심리하도록 원심법원에 환송하였다.

3. 판결의 의의

개정 디자인보호법 주요 내용 (2014년 7월 1일 시행)

개정된 디자인보호법이 2014년 7월 1일부터 시행된다. 주요 내용은 다음과 같다.

1. 확대된 선출원의 자기출원 예외

현행 출원인의 동일 여부를 따지지 않고 확대된 선출원 주의를 적용하고 있으나 개정법은 동일 출원인의 경우 확대된 선출원 주의를 적용하지 않도록 한다. 시장에서 성공한 제품은 모방의 대상이 되기 쉬우므로 일부분을 부품 디자인이나 부분 디자인으로 출원하여 디자인 보호를 강화하고자 하는 시장 요구를 반영한 것이다.

2. 관련 디자인 제도 도입

현행법의 유사 디자인 제도를 폐지하고 관련 디자인 제도를 도입하였다. 관련 디자인은 기존 유사 디자인과는 달리 독자적인 권리범위를 인정받는다.

3. 디자인권 존속기간 연장

현행 디자인권 설정등록일부터 15년에서 디자인권 설정등록을 한 날부터 디자인 등록 출원일 후 20년으로 개정된다.

4. 신규성 상실 예외 주장 절차의 개선

현행 신규성 상실 예외 주장을 하려는 자는 디자인 출원과 동시에 주장을 해야만 한다. 개정법은 출원 시뿐만 아니라 i) 거절이유통지에 대한 의견서 제출 시, ii) 디자인 일부심사등록 이의신청에 대한 답변서 제출 시 및 iii) 디자인 등록 후 무효심판이 청구된 경우 이에 대한 답변서 제출시에도 신규성 상실 예외 주장을 가능하게 하여 절차를 지키지 못해 디자인을 등록 받을 수 없게 되는 불합리를 해소하였다.

5. 복수 디자인 제도의 개선

현행 무심사 물품에 한해 20개 이내의 디자인을 1 디자인 등록 출원할 수 있다. 개정법은 심사, 무심사 구분 없이 같은 류에 속하는 물품은 100개 이내의 디자인을 1디자인 등록 출원할 수 있다.

6. 헤이그 협정 가입- 디자인 국제출원 제도 도입-

헤이그 협정에 가입하여 하나의 출원서를 WIPO에 제출하면 복수의 지정국에 출원한 효과를 부여하는 국제 출원 절차를 도입하였다.

권리범위확인심판에서의 발명의 진보성 판단 불가

(대법원전원합의체2014.3. 20 선고2012후4162판결)

대법원(최고재판소) 전원합의체는 2014년 3월 20일자 판결문에서 “권리범위확인심판 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다.”는 이유로, 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다고 판시하였다.

또한, 본 판결은, 특허발명이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 종전의 대법원 판결들을, 본 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였다.

따라서 앞으로는, 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성이 없다는 이유로 그 권리범위를 부정할 수 없게 되었다.

한편, 본 판결은 보충의견으로서, “특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.”고 설시하였다.

이상을 종합하면, 앞으로는 특허발명의 신규성 여부에 대해서는 권리범위확인심판이나 특허권침해소송 모두 심리·판단이 가능한 반면, 특허발명의 진보성 여부에 대해서는, 특허권침해소송에서는 권리남용 해당 여부를 판단하기 위한 전제로서 심리·판단이 가능하지만, 권리범위확인심판에서는 심리·판단할 수 없게 되었다.