1. 우선권증명서류의 한국어번역문 제출의무 폐지

  특허청은 특허출원시에 우선권증명서류의 한국어 번역문 제출의무를 폐지하는 쪽으로 특허법 시행규칙 개정안을 마련중인 것으로 알려졌다.
  현행 특허법 시행규칙에 의하면, 특허출원인이 파리조약에 의한 우선권주장을 증명하는 서류를 특허청에 제출하는 경우 그 한국어 번역문을 의무적으로 첨부하여 제출하여야 하며, 이러한 번역문 제출의무는 외국인인 출원인에게는 출원비용의 상승으로 불만요인이 되어왔다.
  PCT조약 및 미국, 일본, 중국 등 대부분의 국가에서는 우선권주장의 유효성이 그 특허출원의 특허성에 관련이 있는 경우에 한하여 번역문의 제출을 요구하고 있으며 또한, 우리의 특허심사실무에 있어서도 우선권증명서류의 번역문은 우선일과 출원일 사이에 선행기술이 발견된 경우에만 참고하는 자료이므로 반드시 필요한 것은 아니다. 따라서, 특허청은 국제적인 추세에 맞추어 심사에 필요한 경우에만 우선권 번역문을 제출하도록 시행규칙을 개정하려고 추진하고 있다.
  한편, PCT규칙 제51조의2는 "지정관청의 국내법은 조약 제27조의 규정에 따라 출원인에게 우선권서류의 번역문을 제출하도록 요구할 수 있다. 다만, 우선권주장의 유효성이 관련 발명의 특허성을 결정하는데 관련되는 경우에 한한다."라고 규정하고 있는데, PCT규칙 제51조의2 적용을 유보하고 있는 국가는 현재 한국, EPO, 덴마크, 영국, 스페인, 및 스위스이다.
  상기 특허법 시행규칙 개정안은 2004년 9월 입법예고될 예정이고, 2004년 12월 국무회의 의결을 거쳐 2005년 5월 1일부터 시행될 계획이다.

2. 특허분할출원의 적법성 (다이이찌세이야꾸 가부시끼가이샤 vs 국제약품공업 주식회사 외, 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결)

(1) 사건의 배경
  특허심사중에 분할출원되어 등록된 특허에 대하여 국제약품주식회사 등이 double-patenting을 이유로 제기한 특허무효심판에 있어서, 특허법원은 2002년 10월 25일 특허무효로 판결하였다. 그러나 이 사건에 대한 상고심에서 대법원은 특허법원의 판결을 파기하고, 분할출원의 적법성 판단에 대한 기준을 제시하는 판결을 내려 주목된다.

(2) 특허법원 판결
  원심인 특허법원은, 발명의 명칭이 "광학 활성 피리도벤즈옥사진 유도체의 제조방법"에 관한 이 사건 특허발명(등록번호 : 제75803호)은 출원번호 제86-4934호로 출원된 원출원 발명(출원일 : 1986. 6. 20., 등록번호 : 제60571호)의 분할출원으로 인정되어 1994. 7. 28. 등록된 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 원출원 발명의 특허청구범위 제1항과 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물은 원출원 발명의 중간체인 X 화합물과 동일하므로 양 발명은 모두 일반식(IB, X) 화합물로부터 일반식(VI) 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 점에서 동일하고, 다만, ① 원출원 발명에는 이 사건 제1항 발명에 없는 X" 화합물로부터 X 화합물을 제조하는 과정이 부가되어 있고, ② 이 사건 제1항 발명은 출발물질인 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 거친 후 IC 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 데 비하여, 원출원 발명은 IC 화합물 제조과정에 관한 언급이 없이 중간체인 X 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 것으로만 기재되어 있는 점에 차이가 있는데, 위 차이점 ①에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 실시례 3에는 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진으로부터 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 위 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진은 원출원 발명의 출발물질인 X" 화합물에 속하는 것일 뿐 아니라, 위 실시례 3은 원출원 발명의 실시례 13과 그 내용이 동일하고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 위 실시례 3에 기재된 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진 외에 다른 화합물로부터 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법은 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 원출원 발명에 기재된 것과 같은 X" 화합물로부터 IB 화합물을 제조하는 과정을 포함하는 것이라고 할 수 있고, 위 차이점 ②에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물로부터 IC 화합물을 제조하는 과정은 이 사건 특허발명의 참조실시례 2에 기재되어 있는데, 이는 원출원 발명의 실시례 14 및 실시례 15와 그 내용이 동일하므로, 원출원 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 포함하고 있다고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명과 원출원 발명의 실시례 등 발명의 상세한 설명의 기재를 참조하면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 공정을 통하여 목적하는 일반식(VI)의 화합물을 얻는 것이라고 할 수 있으므로, 결국 양 발명은 그 기술적 사상 및 기술적 수단이 동일한 발명이라고 할 것이니, 이 사건 제1항 발명은 적법한 분할출원이라고 할 수 없어 그 출원일이 원출원 발명의 출원일로 소급되지 아니하므로 이 사건 제1항 발명은 선출원주의에 위배되어 등록된 것으로서 무효라는 취지로 판단하였다.

(3) 대법원 판결
  상기 특허법원의 판결에 대하여 대법원은, 분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있고, 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다라고 판시하였다.
  대법원은, 상기 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 그 상세한 설명에 기재된 실시례의 내용이 일부 동일하기는 하지만, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 신규의 IB 화합물을 출발물질로 하여 그 중간체의 IC 화합물을 거쳐 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것으로, 그 신규의 화합물 IB를 출발물질로 사용하는 점에 그 기술적 특징이 있는 데 반하여, 원출원 발명은 X" 화합물을 출발물질로 하여 중간체 X(=IB) 화합물을 거쳐 통상의 방법으로 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것인데, 원출원 발명에 부가된 X" 화합물 및 중간체 X 화합물은 모두 신규의 물질로서 그 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 때 위 제조 과정은 그 수율 등의 면에서 가장 유효한 화합물(X=IB)을 만드는 필수 구성요소이므로, 이 과정은 이 사건 제1항 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이라고 보아야 하고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없다고 할 것인바, 따라서 이 점만으로도 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 이 사건 제1항 발명은 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 판결하였다.

(4) 코멘트
  한국의 특허심사실무에 있어서는, 심사관이 다수의 청구항 중에서 일부 청구항에 대하여만 거절결정을 한 경우에, 거절결정된 청구항을 원출원에서 삭제하여 원출원에 대하여 특허등록을 받고, 거절결정된 청구항에 대하여는 분할출원을 하여 특허등록을 추진하는 경향이 있었는 데, 이러한 경우에 분할출원의 적법성을 담보하기 위하여 세심한 주의가 필요한 것으로 판단된다.
  대법원 특히, "발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다"라고 판결하였는 바, 이러한 기준을 바탕을 분할출원의 청구항을 작성할 필요가 있다고 생각한다.

3. 인터넷 도메인 네임 rolls-royce.co.kr은 영국의 ROLLS-ROYCE PLC사의 권리를 침해하지 않는다. (ROLLS-ROYCE PLC vs Youngho Yoon, 대법원 2004.02.13. 선고 2001다57709 판결)

(1) 사실관계:
  피고 윤영호는 1999년 6월 5일 rolls-royce.co.kr이라는 도메인 이름을 등록하고 웹사이트를 운영하고 있다. 상기 웹사이트에는 "PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의 항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한 간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련" 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았고, 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있다.
  한편, 원고는 자동차, 항공기 및 관련 부품을 제조하여 "ROLLS-ROYCE"라는 상표로 판매하는 세계적으로 저명한 영국 내 법인으로서 "rolls-royce.com"과 "rolls-royce.net"를 인터넷 도메인 이름으로 사용하고 있고, "ROLLS-ROYCE"라는 표장에 대하여 한국에서 상표권을 갖고 있다. 원고는 상표권침해, 상호권침해, 및 부정경쟁방지법 위반을 이유로 피고의 도메인 네임의 사용금지를 청구하는 소송을 1999년 창원지방법원에 제기하였으나, 지방법원, 고등법원 및 대법원에서 패소하였다.

(2) 대법원 판결
  (a) 피고의 도메인 이름의 요부인 rolls-royce가 원고의 이 사건 상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위(상표법 제66조제1호)가 있어야 하는데, 피고가 운용하는 이 사건 웹사이트에서 원고의 상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고 등이 이 사건 웹사이트를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없다. 또한, 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없으므로 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며, 이 사건 웹사이트에서 취급하고 있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을 침해할 우려가 있다고 볼 수도 없다.
  (b) 부정경쟁방지법 제2조제1호 (나)목, (다)목의 부정경쟁행위에서 말하는 '사용'이라 함은 그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로 보아야 할 것인데 피고 등이 이 사건 도메인 이름으로 운용하고 있는 웹사이트의 내용이 원고의 상호나 상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하고 있지 아니하므로 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인 이름으로 사용하였다는 것만으로는 위 법률 제2조제1호 (나)목에서 규정하는 영업주체 혼동의 위험이 있다고 보기 어렵고, 달리 피고 등이 부정경쟁행위인 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위를 하였다고 볼 증거가 없다. 원고는, 피고 등이 이 사건 도메인을 판매할 의도를 가지고 이 사건 도메인을 소위 무단점유(cybersquattering)하였고, 실제로 피고는 이 사건 도메인을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학 비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하였다고 주장하나, 이를 인정할 증거가 부족하다.
  (c) 상법 제23조제1항은 "누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다."고 규정하고 있고, 위에서 말하는 부정한 목적이란 "어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도"를 말하는데, 피고 등이 이 사건 도메인 이름을 영업상 이용한 사실을 인정할 증거가 없으므로 피고 등이 이 사건 도메인 이름을 사용한 행위는 상법에 규정된 원고의 상호권을 침해한 행위에 해당한다고 할 수 없다.

(3) 코멘트
  인터넷 도메인네임의 사이버쿼터링에 대하여 법원은 일반적으로 상업적으로 도메인네임을 이용하는 경우에는 침해를 인정하고, 비영리적인 경우에는 침해를 인정하지 않는 것으로 보인다. 최근에는, 이러한 법원의 태도를 악용하여 지능적으로 사이버쿼터링을 시도하는 경우도 있는 바, 자신의 도메인네임은 적극적으로 선등록하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.