공정거래위원회 [지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침]개정 (2014년 12월 24일부터 시행)

  한국의 공정거래위원회(이하 “공정위”)는 2014년 12월 23일 [지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침]을 개정하고 12월 24일부터 시행한다고 발표하였다.

 

  이번 개정에서는 지재권 행사에 관한 일반적인 심사원칙과 남용행위 유형체계를 개편했으며, 특허관리전문회사(Non-Practicing Entity, 이하 NPE)와 표준필수특허권자의 특허권 남용행위 등을 신설하였다.  

 

  주요 개정 내용은 아래와 같다.

 

1. 지재권 행사의 일반적 심사원칙 관련 내용을 보완 ․ 추가

 

 ① 공정거래법 적용이 배제되는 지재권의 정당한 행사에 대한 판단기준 제시

 

  외형상 지재권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 본질적 목적에 반하는 경우는 정당한 행사로 볼 수 없으며, 정당한 행사 여부는 특허법 등 관련 법령과 당해 지재권의 내용, 당해 행위가 관련시장에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정하였다. 2014년 대법원판결(2014.2.27. 선고 2012두24498판결)을 반영한 것으로 보인다.

 

 ② 현행 불공정거래행위 중심의 심사지침을 시장지배적지위 남용행위 중심으로 전환

 

  사업자가 단독으로 지재권을 행사하는 경우에는 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 심사지침이 적용됨을 규정하였다. 지재권 행사가 불공정거래행위에 해당하는지 여부는 ‘불공정거래행위 심사지침’을 적용하여 판단한다.

 

 ③ 지재권과 시장지배력과의 관계 및 지재권 행사의 친경쟁적 효과를 명시

 

  지재권 보유자라 할지라도 시장지배력이 곧바로 추정되는 것은 아니라는 점과, 시장지배력 여부는 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부, 관련시장의 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 결정한다고 규정하였다.  지재권 행사는 제조비용 절감, 신상품 개발, 기술혁신의 유인 제고, 연구개발 투자 증대 등의 친경쟁적 효과가 있음을 명시하였다.

 

 ④ 지재권 행사의 관련시장에 혁신시장을 추가

 

  지재권 행사가 새로운 또는 개량된 상품이나 공정을 개발하는 경쟁에 영향을 미치는 경우 상품시장 및 기술시장과는 별도로 혁신시장을 고려할 수 있음을 명시하였다.  혁신시장이란 완전히 새로운 상품 또는 공정을 개발하거나 기존의 상품 또는 공정을 개량하기 위한 연구개발(R&D) 활동과 관련되는 시장을 의미한다.

 

 

2. 지재권 행사의 남용행위 유형 체계 조정 ․ 보완

 

 ① 법위반 행위 유형을 제시

 

  특허권자가 라이선스 계약을 체결함에 있어 실시권자가 실시허락과 관련된 기술을 개량하는 경우 그 개량된 기술을 자신에게 양도 또는 실시허락 하도록 하는 것을 의미하는 그랜트백(Grantback)의 경우에는, 그랜트백이 배타적인지 비배타적인지 여부, 그랜트백의 존속기간, 그랜트백에 대한 실시료가 무료인지 여부 등을 고려하여 법위반 여부를 판단한다.

 

  소송을 통한 특허권 행사와 관련해서는, 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하거나, 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 특허침해소송을 제기하는 경우 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 명시하였다.

 

 ② 패키지 실시허락(Package Licensing)을 하면서 불필요한 특허를 함께 구입하도록 강제하는 것은 끼워팔기에 해당할 수 있음을 명시

 

   즉, 특허를 실시허락 하면서 관련없는 다수의 특허들을 함께 실시허락 하는 것이 법위반이 될 수 있다는 것을 의미한다.

 

 

3. 특허관리전문회사 관련규정 신설

 

  특허관리전문사업자를 NPE로 칭하고 “특허기술을 이용하여 상품의 제조․판매나 서비스 공급은 하지 않고, 특허를 실시하는 자 등에 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자”로 정의하였으며, NPE의 남용행위를 5가지 유형으로 구체화하여 예시하였다.

 

 ① 과도한 실시료 부과

 

  특허의 객관적인 기술적 가치, 특허권자가 다른 실시권자로부터 받는 실시료, 유사한 특허에 대해 실시권자가 지불하는 실시료, 실시허락계약의 성질과 범위, 실시허락 기간, 해당 특허를 이용하여 생산한 제품의 수익성 등을 감안하여 실시료 수준이 합리적인지 여부를 판단한다.

 

 ② FRAND 조건의 적용 부인

 

  제3자로부터 취득한 특허권에 대해 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전 특허권자에게 적용되던 FRAND 조건의 적용을 부인하는 행위

 

 ③ 부당한 합의

 

  컨소시움을 통해 특허관리전문사업자를 설립한 복수의 사업자들과 함께 컨소시움에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하기로 합의하는 행위

 

 ④ 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협

 

  상대방이 특허관리전문사업자의 특허권 행사에 대응하는 데 필요한 중요한 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위

 

 ⑤ 사나포선 행위

 

  특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 ①, ② 등의 행위를 하도록 하는 행위

 

 

4. 표준필수특허 관련 규정 신설

 

① 정의규정 신설

 

  표준필수특허(Standard-Essential Patent, SEP)를 “표준기술을 구현하기 위한 특허로서, 표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허”로 정의규정을 신설하였다.

 

② 표준필수특허권자의 침해금지청구 관련 내용 규정

 

  FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것을 확약한 표준필수특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 제기하는 것은 특허권 남용행위가 될 수 있음을 규정하였다.  특히, 표준필수특허권자가 잠재적 실시권자와 실시허락을 위해 성실하게 협상하지 않고 침해금지청구를 제기하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다는 점을 명시하였다.  

 

   표준필수특허권자가 성실하게 협상했는지 여부는 공식적 협상제안 여부, 협상기간의 적절성 여부, 제시한 실시허락 조건이 합리적․비차별적인지 여부, 협상 난항시 중재 모색 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

 

  잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기를 거절하는 경우와 같이 실시허락 받을 의사가 없다고 인정되거나, 잠재적 실시권자가 파산 등으로 손해배상을 기대하기 어려운 경우 등은 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮은 경우로 예시하였다.

 

③ 새로운 유형의 표준필수특허권자의 남용행위 추가

 

  FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피․우회를 하거나, 실시권자의 특허권 행사를 부당하게 제한하는 행위 등을 남용행위로 추가하였다.