특허법/실용신안법의 개정 및 심사제도의 개선

1. 분할출원 가능시기의 확대

(2015년 8월경부터 시행예정, 적용대상: 시행일 이후 특허결정되는 출원)

현행법에서는, 특허결정서가 발행된 후에 분할출원이 불가능했는데, 개정법에서는 특허결정 후에도 분할출원이 가능하도록, 분할출원 가능시기를 추가했다.

2. 공지예외주장 가능시기의 확대

(2015년 8월경부터 시행예정, 적용대상: 시행일 이후 출원되는 특허출원 및 실용신안출원)

출원전에 발명이 공지된 경우에 12개월 이내에 특허출원하면서 공지예외주장을 할 수 있다. 다만, 현행법에서는, 이와 같은 예외를 적용받기 위해서는 특허출원시에 공지예외신청 및 증명서류를 제출해야 한다.  개정법에서는 특허출원시 뿐만 아니라, 심사기간중 및 특허결정후 3개월 이내에 이러한 공지예외신청 및 증명서류를 제출할 수 있다.

3. 그 밖에 2015년부터 시행되는 새로운 특허제도 (2015년 1월 1일부터 시행)

2014년 6월 개정된 특허법에 의해서 아래 사항들은 2015년 1월 1일부터 시행된다.

(1) PCT출원의 번역문 제출기한 연장 (PCT출원일이 2015년 1월 1일 이후인 출원에 대해서 적용)

출원인의 신청이 있으면, PCT출원의 한국어번역문 제출기간을 1개월 연장할 수 있다. 다만, 번역문제출기간(최우선일로부터 31개월) 이내에 한국국내단계 진입신청서 및 번역문제출기한 연장신청서를 제출해야 한다.

   (2) 영어명세서 출원 가능

특허출원시 제출하는 명세서를 한국어뿐만 아니라 영어로도 기재가 가능하다. 즉, PCT출원이 아닌 경우에도 영어 명세서를 제출하면서 조약우선권을 주장할 수 있다. 다만, 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 한국어 번역문을 제출해야 한다. PCT 출원과 다르게, 한국어번역문의 제출기간은 연장할 수 없다.

   (3) 오역의 정정 가능

   PCT 출원 및 영어특허출원에 대한 한국어 번역문에 오역이 포함된 경우 원문 외국어에 기초하여 오역을 정정할 수 있다.

   (4) 형식에 구애받지 않는 특허출원 가능

논문이나 연구노트 등의 아이디어 설명자료를 그대로 출원하거나 청구범위를 적지 않고 출원하더라도 출원일이 인정된다. 다만, 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 정식 명세서 형식(발명의 설명 및 특허청구범위)으로 보정해야 한다.

4. 보정안 사전 리뷰제도의 도입

거절이유통지에 대한 의견서/보정서 제출기한 만료 1개월 전에 보정안을 제출하면서 보정안 리뷰를 신청하면, 심사관과의 면담을 통해 보정안의 거절이유 해소 여부와 보정방향을 제시받을 수 있다.

중국 내 모방 상표출원 및 침해행위 발생과 국내 기업의 대응

  중국에서 한국 기업의 상표를 모방하고 침해하는 행위가 많아져 국내 기업들이 많은 어려움을 겪고 있습니다. 유명한 한국 기업의 회사명이나 상품명뿐만 아니라 중소기업의 회사명이나 상품명도 중국에서 이미 다른 사람에 의해 상표가 등록되고 심지어 상표권자로서 상표를 사용하고 있는 경우도 많습니다. 중국에 모방 상표가 등록되어 있다는 사실을 사업을 준비하거나 수출을 시작할 때가 되어서야 비로소 파악하고 여러 대응을 하지만, 결국 사업이 지연되거나 심지어 사업을 포기하는 상황까지도 발생하고 있습니다. 

  중국의 모방상표를 소멸시키기 위해서 뒤늦게 법적조치를 취하더라도, 중국의 법제도 미비와 필요한 예방조치가 되어 있지 않아 장기간 분쟁을 하고도 결국 큰 비용을 지불하고 모방 상표권자로부터 상표를 양도받는 경우도 있습니다. 한국에서 널리 알려진 상표이더라도 중국내에서 널리 알려진 주지저명한 상표라는 것을 입증하지 못하면 등록된 모방상표의 소유권을 가져오는 것이 어렵기 때문입니다.

  국내 많은 기업들은 중국 내 자사 상표권 확보를 경영의 중요한 전략으로 실천하고 있습니다. 중국 모방상표 문제를 사전에 방지하고 문제를 조속히 해결하기 위해서는 회사명(로고)과 주요 상표를 중국에 미리 출원하여 등록받는 것이 비용대비 가장 효율적인 방법입니다. 일단 현재 국내 상표권 확보 현황을 파악하고 중국 내 확보가 필요한 상표를 선정한 후, 특허법인을 통해 중국 내 모방상표가 출원되어 있는지를 조사하는 동시에 중국상표출원을 진행하는 것이 좋습니다. 만약 모방상표가 중국에 출원이나 등록이 되어 있다면 그에 따른 적절한 법적 조치를 신속하게 취해야 할 것입니다.

국제 지식재산 전문가 영입 안내

  변화하는 국제 지식재산 상황에 능동적으로 대처하고 전문적인 서비스를 제공하고자, 상표분야 파트너변리사, 한국/미국 변호사, 중국 변리사를 영입하였습니다. 한양특허법인은 앞으로도 중국을 포함한 해외 지식재산 관련해서 고객의 전략 수립과 자문에서 앞서 나가는 특허법인이 되기 위해 노력할 것입니다.



이지영 변리사 (상표부 팀장 / 파트너 변리사)

- 서울대학교 식품영양학과 졸업

- Franklin Pierce Law Center MIP

- 리인터내셔널, 법무법인 케이씨엘, 법무법인 세종

- 특허청 국제상표심사팀 심사관



황유현 변호사 (한국 변호사 / 미국 뉴욕주 변호사)

- 서울대학교 법학과

- 서울대학교 국제대학원 유럽 지역학

- 연세대학교 법학전문대학원

- 미국 University of Washington LLM (Global business law 전공)



김광은 변리사 (중국 변리사)

- 중국연변과학기술대학 전자전산

- 한국연세대학교 전기전자학과 대학원

- 삼성전자 중국지사, 티맥스소프트 연구소, GE 연구소