Product by process claim에 관한 대법원 전원합의체 판결

1. 판결의 요지

2015년 1월 22일 한국대법원은, “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다”고 판시하고, 이와 저촉되는 기존의 판결을 모두 변경하였다. (대법원 2011후927 사건 전원합의체 판결)

2. 판례의 변경

종래 대법원은 “물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다”는 입장이었습니다(대법원 2009. 9. 24. 선고, 2007후4328 판결). 즉, 제조방법으로 물건을 특정하는 PBP(Product By Process) 형식의 물건 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서, 원칙적으로 그 제조방법 자체를 고려해서는 안되지만, 물건 자체가 새로운 것이어서 그 구성을 적절하게 기재하기 어려운 경우, 제조방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 구조 등을 간결하게 표현하기 위한 경우 등의 예외적인 경우에 그 제조방법 자체를 고려해야 한다는 입장이었습니다.

그러나, 신규 대법원 판결은 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서, 상기 특별한 사정의 유무에 상관없이, 그 기술적 구성을 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다는 입장을 취함으로써, 상기 종래 대법원 판례와 같은 취지의 판결들을 신규 대법원 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였습니다.

3. 신규 대법원 판결의 근거

신규 대법원 판결은, 『PBP 형식의 물건 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 특허법에 규정된 발명의 유형 중 “물건의 발명”에 해당하고, 그 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이며, 이와 같은 해석은 생명공학이나 화학 분야에서 구조나 성질 등으로 물건을 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있는 경우에도 마찬가지다』라는 점을 근거로, PBP 형식의 물건 발명의 특허요건을 판단함에 있어서, 상기 특별한 사정의 유무에 상관없이, 그 기술적 구성을 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다는 결론을 내린 것입니다.

4. 종래 대법원 판결과 신규 대법원 판결의 비교