청구항에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 실시가능하도록 명세서에 기재되지 아니한 수치한정 발명은, 그 권리범위를 인정할 수 없다는 판결 (대법원 2015년 9월 94일 선고, 2013후518 판결)

1. 판결의 요지

2015년 9월 24일 한국 대법원은, 수치범위 전체에 걸쳐 실시가능하도록 명세서에 기재되지 아니한 수치한정발명에 대하여, 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하면서, (가)호 발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 판시하였다 (대법원 2013후518 판결).

2. 사건의 개요

(1) 권리범위확인심판의 청구 및 심결

이 사건 특허(특허 제10-0566449호)의 특허권자는 2011. 5. 26. 특허침해자를 상대로 침해자가 실시하는 (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명과 구성이 동일하여 그 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였다. (권리범위확인심판은 한국에만 존재하는 특유한 심판제도로서, 특허권자가 침해자를 상대로 침해자가 실시하는 제품 또는 방법이 특허의 권리범위에 속한다는 확인을 특허심판원에 청구할 수 있고, 또는 제3자가 자신의 제품 또는 방법이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 청구할 수는 심판이다. 특허심판원의심결에 대하여는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고, 특허법원 판결에 대하여는 대법원 상고하여 불복할 수 있다. 확정된 심결은 그 자체로는 강제력이 없지만, 심판 진행이 빠르고, 침해소송에 비해 비용도 저렴하며, 심결이 민형사 소송의 강력한 증거로 채택되므로 한국에서는 분쟁해결수단으로서 권리범위확인심판을 이용하는 빈도가 높다.)

이 사건 청구항 1의 발명은 ‘열 수축성 폴리에스테르계 필름롤’이라는 물건의 발명으로서, “최대 수축방향의 열 수축률” (이하, ‘요건 ㉮’), “최다 부차적 구성단위의 함유율” (이하, ‘요건 ㉯’), 및 “최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률” (이하, ‘요건 ㉰’)로 각각 정의된, 필름 롤의 물성 편차가 수치범위로 한정되어 있으며,

이 사건 특허청구범위의 요건 ㉮ 내지 ㉰의 수치범위를 이 사건 실시예에 기재된 수치 및 (가)호 발명의 대응되는 수치와 함께 나타내면 다음과 같다:

- (A): 이 사건 청구항 1에는, 요건 ㉮ 내지 ㉰의 물성 편차가, 하한치 한정 없이, 상한치만이각각 “±3％/±2몰％/±1％ 이내”로 한정되어 있으며, 

- (A-1): 이 사건 실시예에는 요건 ㉮ 내지 ㉰의 물성의 편차의 최소치로써, 각각 “-0.8%,+0.8%/-0.4몰%,+0.4몰%/-0.3%,+0.5%”인 예가 기재되어 있으며,  

- (a): (가)호 발명의 요건 ㉮ 내지 ㉰의 수치범위는, 상기 이 사건 실시예의 물성 편차의 최소치보다도 더 작은 범위인 “-0.6~+0.5％/-0.1~+0.1몰％/-0.2~+0.1％”이다.

이와 관련하여 피청구인은 이 사건 청구항 1의 발명은 일본 공개특허공보 특개 평7-205283호에 기재된 열수축성 폴리에스테르 필름(熱收縮性ポリエステル系フィルム)에 의해 신규성이 부정되므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않음을 주장하였으나, 특허심판원은 이를 받아들이지 않고 (가)호 발명은 이 사건 청구항 1의 권리범위에 속한다라는 심결을 하였다(2012. 6. 26. 2011당1183호).

(2) 특허법원(원심)의 판결

피청구인은 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하면서, 이 사건 청구항 1에 기재된 “물성 편차가 평균치 0%인 필름 롤”을 실시하는 것이 불가능하므로 청구항 기재가 불명확하다고 주장하였으나, 특허법원은, (i) 이 사건 청구항 1의 발명의 청구범위는 그 편차 범위 내에서 기술적으로 실시 가능한 편차까지만 의미하는 것이므로, 기술적으로 실시가 불가능한 수치가 포함된 이 사건 청구항이 불명확한 것은 아니며; (ii) 이 사건 특허발명의 수치범위를 실시예에 제한하여 해석할 수 없다고 하면서; (3) (가)호발명은 이 사건 청구항 1의 권리범위에 속한다 라고 판결하였다 (2013. 1. 25. 2012허6700호).

(3) 대법원의 판결

패소자는 대법원에 상고하였으며, 대법원은 이번 판결에서, 이 사건 발명은 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 실시가능하도록 명세서에 기재되지 아니하여 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니한 것으로, 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하면서, (가)호 발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 판시하며, 원심의 판결을 파기하였다.

3. 이번 대법원 판결의 주요 내용

(1) 수치한정 발명의 실시가능 요건(구 특허법 제42조 제3항) 충족을 위한 명세서 기재 정도

대법원은, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명(이른바 “수치한정 발명”)의 경우, 그 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니나, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서 명세서의 기재만으로 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 판시하였다.

(2) 이 사건 특허발명의 명세서 기재요건 충족여부

대법원은 이 사건 특허발명은, 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수 없어 구 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건을 갖추지 아니한 것이라고 판시하였다. 구체적으로,

i) 이 사건 실시예에 명시되거나 그로부터 예상되는 물성 편차는 청구범위의 수치범위 중 일부 (상기 표의 “A-1” 범위)에 불과하며, 나머지 좁은 수치범위는 기재되어 있지 않으며(즉, 요건 ㉮의 -0.8%를 초과하고 +0.8% 미만인 범위; 요건 ㉯의 -0.4몰%를 초과하고 +0.4몰% 미만인 범위; 및 요건 ㉰의 -0.3%를 초과하고 +0.5% 미만인 범위에 대한 실시예 없음.),

ii) 이 사건 상세한 설명을 참조하더라도, 특허청구범위에 한정된 각 수치범위 중 위와 같이 실시 예에서 볼 수 있는 것보다 좁은 나머지 수치범위의 물성 편차까지 달성할 수 있다고 볼 만한 어떠한 시사나 암시도 발견되지 아니하며,

iii) 오히려, 이 사건 상세한 설명의 제조방법을 적용하면서, 기존 실시예 7 보다 필름 표면 온도, 필름 조성 등을 더 균일하게 제어하는 등, 제조 조건을 더 엄격하게 적용한 실시예 9는 기존 실시예 7보다도 절대값이 큰 수치를 보이는 것으로 나타나 있다고 하면서, 명세서의 기재만으로 실시예 보다 좁은 나머지 수치범위의 물성 편차가 달성될 수 없는 것으로 보았다. 

(3) 실시가능의 기재요건을 갖추지 않은 수치한정 발명은 권리범위

특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 발명의 구성요건 일부가 추상적이거나 불분명한 경우 등으로 그 발명 자체의 기술적범위를 특정할 수 없을 때는 그 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없는 것이며 (대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결, 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결등 참조), 이 사건 수치한정 발명의 경우, 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니함에 따라 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없어, (가)호 발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 판시하였다.

4. 판결의 의의

이번 대법원 판결은, 특허발명의 수치범위 중, 명세서의 기재만으로 실시 가능하지 않은 범위(실시예 외의 수치범위)에 해당하는 (가)호 발명에 대한 권리행사를 인정하지 않았으며, 특히 특허발명의 범위가 실시 가능한 수치범위만으로 한정되는 것이 아니라 그 권리범위 자체가 인정되지 아니함을 명확히 한 점에 그 의의가 있다.

따라서, 이번 대법원 판결에 의하면, 특허발명이 명세서의 기재만으로 실시 가능하지 않은 수치범위를 포함하는 경우, ① 명세서 기재요건이 불비한 무효사유가 있을 뿐 아니라, ② 무효에 의하지 않더라도 그 권리범위 자체가 인정되지 아니하므로, ③ 특허발명의 수치범위 중 실시 가능하지 않은 범위를 실시하는 제3자에 대해 권리행사가 불가능함은 물론, ④ 특허발명의 수치범위 중 실시 가능한 범위를 실시하는 제3자에 대해서도 권리 행사가 불가능하다. (다만, 이경우 특허권자는 정정(심판)의 요건에 따라, 특허발명의 수치범위를 실시 가능한 범위로 한정할 수 있다.)

이번 대법원 판결에 의해, 수치한정 발명의 경우 명세서의 기재만으로 특허범위에 한정된 수치의 전체 범위에 걸쳐 기술적 효과가 달성되어야 함이 명확해 졌으며, 구체적으로 수치한정 발명의 출원시 다음과 같은 전략이 필요하다: (i) 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체가 뒷받침되도록 가급적 다양한 실시예를 기재하는 것이 바람직하며, (ii) 실시예가 기재되지 않은 수치범위 역시 실시예와 동일한 기술적 효과를 달성하는 구체적 근거를 명세서에 제시하여야 하며, (iii) 넓은 수치 범위 청구항의 권리범위가 인정되지 않을 경우에 대비하여 각 실시예가 커버되도록 종속항에 다소 좁은 수치 범위를 다단계로 설정하는 전략이 필요하며, (iv) 실시 가능한 것이 명확한 수치 범위에 대하여 별도의 청구항을 구성하는 것이 바람직하다.

한편, 수치한정 발명으로부터 침해주장을 받는 실시자의 경우, 특허발명의 수치범위 중 명세서의기재만으로 실시 불가능한 수치가 포함되어 있음을 입증하여 항변할 수 있다.