1. 청구항에 있어서의 기능적 표현의 허용범위 및 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위해석 (특허법원 판례 및 개정특허법 내용을 포함하여)

[특허법원 2006.11.23. 선고 2005허7354 판결 요지]
  특허청구범위의 청구항의 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다. 이때 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우는, 첫째 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우, 둘째 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우를 가리킨다. 또한, 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정하여 해석하여야 한다.

[코멘트]
  청구항에 기재된 기능적 표현의 적법성을 담보하기 위해서는, 그 기능을 실현하는 구체적인 구성을 명세서의 발명의 상세한 설명에 명확히 기재해 두어야 한다.
  그런데 특허등록의 유․무효(진보성 여부)를 다투는 사안에서 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위를 실시예에 의해 한정 해석해야 한다는 상기 판례의 해석론은, 청구항의 기재 자체가 불명확하지 않은 이상 그 기재대로 청구항의 내용을 확정하여 신규성․진보성 여부를 판단하던 종래 대법원의 판례 및 특허실무와 배치될 수 있다는 점에서, 향후 논란의 소지가 있다고 생각된다.

[참고] 청구항 기재 방식에 관한 특허법 개정(2007년 7월 1일 시행)
  “(청구항에는) 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재할 것”이라고 규정한 종래 특허법 규정을, “(청구항에는) 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.”라는 규정으로 대체함으로써, 기능식 청구항이 원칙적으로 허용되는 등 청구항의 기재방식을 다양화할 수 있게 되었다.
  다만, 발명이 명확하고 간결하게 표현되도록 청구항을 기재해야 한다는 요건은 여전히 적용되기 때문에, 기능식 청구항이 원칙적으로 허용된다고 하더라도 그 기재에 의해 발명이 불명확하게 되는 경우에는 여전히 기재불비를 벗어날 수 없고, 설사 그렇게 불명확한 채 등록된 경우에도 그 권리범위가 축소 해석될 수 있다는 점에는 변함이 없을 것으로 생각된다.

2. 한국특허심판, 6개월 이내 종결

특허청은, 최근 들어 급증하고 있는 특허심판을 가능한 한 짧은 기간에 처리하기 위하여, 심판관을 대폭 증원하고, 심판 프로세스도 획기적으로 개선하여, 2003년 14개월 소요되던 특허심판 처리기간을 2007년 말에 6개월 이내로 대폭 단축할 계획이다.
특허청은, 2006년 30명의 심판관을 증원한데 이어, 2007년에도 24명의 심판관을 증원하여 총 103명의 심판관을 확보할 계획이며, 집중심리제를 당사자계 사건 전체에 확대 적용하고, 답변서 제출 기간의 연장을 제한하여 심리가 지연되는 것을 방지하며, 심리종결예정시기를 구두로도 통지 가능하게 하는 등 심판 프로세스를 획기적으로 개선할 예정이다.
집중심리제는, 심판사건의 신속한 처리를 위하여 양 당사자로부터 주장과 증거자료를 한꺼번에 제출받아 쟁점 및 증거를 조기에 정리하고 신속하게 결정을 내리는 제도로서, 2006년 1월부터 일부 사건에 적용하여 시행하고 있는데, 집중심리제를 적용받는 사건은 1회의 서면공방 후 구술심리를 개최하여 쟁점을 조기에 정리할 수 있고, 구술심리시 양 당사자들의 주장을 충분히 수렴하여 심판의 정확성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

3. 최근의 특허침해소송사건 사례

(1) 도넨사 vs. SK㈜

일본엑손모빌의 자회사인 도넨사(TONEN CHEMICAL CORPORATION)는 2006년 3월에 한국의 SK㈜를 상대로 리튬이온전지 분리막(LiBS)에 관한 한국 특허 및 영업 비밀을 침해했다는 이유로 서울중앙지방법원에 소송을 제기하였다. 서울중앙지방법원은 2007년 1월 11일에 SK㈜가 도넨사의 특허 및 영업비밀을 침해하지 않았다며 소를 기각하였다.

SK㈜는 2004년 12월에 세계에서 세번째, 한국에서 최초로 분리막 개발에 성공하여 양산체제를 갖추었으며, 2005년 12월부터 본격적인 LiBS 생산에 들어갔다. 상기와 같은 소송 결과에 의하여 SK㈜는 LiBS의 생산량을 증가시킬 것으로 예상되며, 이에 따라서 이제까지 수입에 의존하였던 상당량의 LiBS가 국산으로 대체될 것으로 예상된다.

SK㈜는 도넨사의 소송이 소송을 제기하여 시간을 지연시키는 방법으로 후발 업체들의 시장점유속도를 늦추어 결국 시장 진입을 막기 위한 목적으로 제기된 불공정행위라고 판단하여, 2006년 12월 공정거래위원회에 제소하였다.

(2) 화이자 인코포레이티드 vs. 안국약품㈜

한국의 안국약품(주)는 2006년 7월 11일에 화이자 인코포레이티드의 노바스크(암로디핀의 베실레이트 염)에 관한 특허(KR91020)에 대하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 한국 특허심판원은 2007년 2월 28일 상기 심판 청구를 기각하였다. 특허심판원은 안국약품(주)의 레보텐션정(베실산-S 암로디핀)이 화이자의 특허권을 침해한다고 인정한 것이다.

이에 따라 서울남부지법은 작년 화이자 인코포레이티드가 안국약품(주)에 대하여 제기한 가처분 신청을 받아들였으며, 화이자가 50억원의 공탁금을 거는 조건으로 안국약품(주)의 레보텐션정의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 등 일련의 행위를 금지하였다. 이에 안국약품㈜은 제품 판매를 중단하였으며, 3월 13일 서울남부지법에 가처분 결정에 대한 효력정지와 이의신청을 동시에 제기했다.

이에 앞서, 안국약품㈜는 2004년 8월 6일에 화이자의 노바스크 (암로디핀의 베실레이트 염)에 관한 특허(KR91020)에 대하여 무효심판을 청구하였으며, 특허심판원은 2006년 7월 25일에 심판청구를 기각한 바 있다. 심판 청구인들은 특허심판원의 심결에 불복하여 2006년 8월 23일에  특허법원에 항소하였다.

4. 유기발광다이어드(OLED) 특허 등록 급증

차세대 디스플레이로 주목받고 있는 유기발광다이어드(OLED)의 한국 특허 건수가 최근 크게 증가한 것으로 나타났다.

특허청에 따르면 2000년부터 2006년 사이 OLED 관련 기술 특허는 제조공정 및 장비, 구동회로, 발광물질 3가지 분야별로 연평균 각각 108.7%, 232.0%, 79.0%의 증가율을 나타냈다.  특히, 2005년과 2006년에 기업들은 전년 대비 2.3배, 4.7배에 달하는 279건과 1천318건의 특허를 등록했다.

일본 기업의 한국특허 등록 점유율도 주목할만한 수준인 것으로 나타났다.  특허청은 제조공정 및 장비 관련 특허중 19.0%, 구동회로 관련 25.1%, 발광물질 관련 17.1%가 일본 기업이 등록한 것이라고 밝혔다.   가장 적극적인 업체는 세이코엡슨사로 작년까지 94건의 특허를 등록했다. 또한, 일본의 한도오따이 에너지 연구소(Semiconductor Energy Laboratory)도 이 분야에 많은 특허를 출원하고 있다.

OLED는 휘도, 색순도, 광시야각 특성이 뛰어나고, 특히 반응속도가 수 μs(microsecond)에 불과해 LCD에 비하여 동영상 화질이 우수하다.  현재 양산되는 2.4인치 AM-OLED는 동일한 사양의 LCD보다 3~4배의 높은 가격에 판매될 예정이지만 LCD보다 화질이 뛰어나 휴대폰, MP3, DMB 등 휴대장치의 고급사양에 채용될 예정이다.

5. 스타벅스 무효심판 소송 패소

국내 커피전문점의 시초라 할 수 있는 다국적 커피전문점인 스타벅스가 국내 업체를 상대로 제기한 상표무효심판 심결취소송에서 패소했다.

대법원은 판결문에서

          스타벅스                         스타프레야

[상표의 유사판단에 있어서 양 상표의 “스타”문자와 두개의 동심원 사이에 상호나 커피 등의 문자, 별모양 등을 배치하는 것은 커피체인점 업계에서 널리 사용되고 있는 사실이 인정되는 바 이를 유사판단시 비교대상으로 삼을 수 없고, ‘스타프레야(STARPREYA)’ 상표가 ‘스타벅스(STARBUCKS)’와 유사하지 않으며 로고도 스타벅스는 ‘인어공주’ 형상인 반면 엘프레야는 ‘여신’ 모양이어서 유사상표로 볼 수 없다.]고 판시하고, 또한
[스타벅스와 엘프레야의 상표 또는 서비스 표는 외관,호칭 등에서 달라 전체적으로 유사하지 않을 뿐더러, 그 구성이나 모티브 등에 있어서도 혼동을 가져올 만큼 관련성이 있지 않다. 따라서,항소심에서 등록 무효사유가 존재하지 않는다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 스타벅스가 해당 상표를 활용한 영업활동 기간 및 광고 방법,횟수 등에 비춰볼 때 엘프레야 등록상표가 출원될 때까지 스타벅스 상표가 국내에서 저명한 상태였다고 단정할 수 없다.]
라고 판시하였다.

상기 사건에 있어서, 브랜드 보호적인 측면으로 스타벅스가 국내에 원 등록상표와 유사한 형상이나 문자의 상표등록을 다수 출원하여 등록받았다면, 스타프레야와의 유사성을 좀 더 강력하게 주장할 수 있었을 것이다.  또한, 스타벅스에서 실제로 사용하는 표장과 같이 등록상표를 색채상표로 출원, 등록받았다면 유사여부의 판단 시에 스타벅스 쪽에 좀 더 유리하였을 것으로 판단되고, 스타프레야등록상표를 소멸시키는게 궁극적인 목적이라면 등록상표와 실사용상표의 사용형태 등을 고려하여 상표취소심판도 병행하여 청구하는 것이 바람직하다고 판단된다.

6. 지리적표시 단체표장등록 제1호 “장흥표고버섯”

 2005년 7월 1일 지리적표시 단체표장 제도가 처음 도입된 이래 「장흥 표고버섯」이 국내 지리적표시 단체표장 제1호로 등록되었다.

 도하개발아젠다(DDA), 자유무역협정(FTA)등 국제적인 지리적표시 강화 움직임에 능동적으로 대처하고 국내의 지리적표시가 외국에서도 보호 받을수 있는 기반을 조성하기 위하여  특허청은 특정 상품이 지리적표시에 해당될 경우에는 그 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자만으로 구성된 ‘법인명의’로 ‘지리적표시 단체표장’으로 출원을 하면 등록을 받을수 있게 상표법을 2005년도에 개정하였다.

 이번에 지리적표시 단체표장권을 설정한 영농조합법인 ‘정남진장흥표고버섯연합회’는 지정상품인 ‘표고버섯’에 한해 제3자(다른 지역의 생산자)가 ‘장흥 표고버섯’이라는 지역특산품을 위조, 모방한 상표를 사용할 경우에는 금지청구, 손해배상 형사고소 등 상표법상 강력한 권리를 직접 행사할수 있게 되었다. 이전에는 제3자가 지리적표시를 상표로 사용하는 것을 금지할수 있는 법적 근거가 없었다.

따라서 이제는 지역특산품을 지식재산권으로 권리화할수 있게 됨으로써 각 지역에서  ‘지리적표시 단체표장’의 출원이 크게 증가할 것으로 예상된다.