대법원 판례 (사건번호 2007후1442; 2007.10.11.선고) [특허청구범위에 “필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)”라는 용어를 사용할 수 없다.]

발명의 명칭이 “암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도”인 특허출원(한국특허출원 1999-7002853)의 출원인은 심사과정에서 ‘특정 서열로 이루어진 핵산 분자와 혼성화되는 뉴클레오티드 서열을 갖는 암관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산 분자’를 ‘특정 서열로 이루어진 핵산 분자와 혼성화되는 뉴클레오티드 서열로 필수적으로 이루어지는 암관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산 분자’로 보정하면서, 이와 같은 표현은 “~을 포함하는”과 “~로 구성되는”의 중간단계의 범위를 표현하는 것으로서, 청구범위의 구성요소의 신규한 특성에 영향을 주는 비특정된 성분은 배제하면서, 비필수적인 임의의 구성요소가 배제하지 않는 표현임을 주장하였으나, 거절결정되었다.

출원인은 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 청구범위의 구성요소의 신규한 특성에 영향을 주지 않는 비특정된 성분의 위치, 크기 또는 내용이 특정되어 있지 않았고, 혼성화 조건만으로도 비특정된 서열을 특정할 수 없으므로 특허청구범위가 불명확하고, 영문을 병기하더라도 발명의 구성이 명확해지지 않았다는 이유로 심판청구를 기각하였다.

출원인은 다시 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 미국에서의 특허청구범위에 대한 해석 기준이 그 법체계를 달리하는 우리나라에 바로 적용될 수 없고, ‘필수적으로 이루어지는’이라는 표현은 ‘이루어지는’을 강조하는 뜻으로 해석되므로 불명확하지 않다고 판시하였다.

그러나 특허청은 이러한 특헙법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 원래 필수적 구성요소로만 기재하게 되어 있는 청구항에 ‘이루어지는’이라는 표현에다가 ‘필수적으로’라는 단어를 부가함으로써 ‘그 구성요소가 필수적으로 그 청구항에 기재된 염기서열로만 이루어진다’는 의미인지 아니면 ‘그 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용한다는’의미인지가 불분명하고, 원고가 심사과정에서는 반개방형인 ‘consisting essentially of’를 염두에 둔 것으로 보이나, 나중에는 단순히 ‘이루어지는’의 의미에 불과하다고 주장하였는데, 미국식 특허청구항 중 반개방형으로 이해되는 ‘consisting essentially of’가 병기되어 있어 불명료한 한글 부분의 의미를 더욱 더 불명료하게 하였고 하면서 특허법원 판결을 파기하였다.

특허·실용신안 등록료 대폭 인하

특허청은 2008. 1. 1.부터 특허·실용신안의 등록료를 대폭 인하하기로 하였다. 이번 인하폭은 특허 및 실용신안의 설정등록료(1년~3년) 및 제9년차 이내의 연차등록료(4년~9년)를 평균 11% 인하하는 것으로, 권리자들에게 약 114억원 정도의 부담 경감 효과가 있을 것으로 추정된다.

특허심판기간 6개월 이내로 단축

특허청에 따르면 2007년 11월말 현재 특허 및 실용신안의 심판청구(거절결정 불복심판, 특허무효심판 등)는 총 10,867건으로 전년 동기에 비하여 11% 증가했다. 심판처리기간은 2003년 평균 14개월에서 2004년 12개월, 2005년 9.1개월, 2006년 8.1개월로 매년 줄어들다가, 2007년 말에는 6개월 이내로 진입할 것으로 특허청은 전망했다.

특허청은 심판 기간 단축을 위하여 지난 2005년 49명이었던 심판관 정원을 2007년 99명까지 증원하고, 각종 프로세스와 제도를 효율화해 심판기간을 단축할 수 있었다고 설명했다. 또한, 서면심리 대신에 양 당사자가 참석하여 쟁점을 조기 정리하는 집중심리 프로세스를 지난해 시범도입하고, 2007년에는 이를 당사자계 심판 전체로 확대했다. 고의적인 심리지연을 차단하기 위해 심판지정기간의 불필요한 연장을 제한하고 우선 심판대상을 더 확대함으로써 심판처리기간을 단축하였다.

의료진단관련기술 특허심사기준 개정 (의료진단방법 특허 허용)

특허청은 2008년 1월 1일부터 의료진단방법과 관련된 대부분의 발명에 대하여 특허등록을 허용하기로 심사기준을 개정하였다.

특허청은 의료진단방법에 있어서, 의사의 직접적인 '임상적 판단'을 포함하지 않는 경우에는 이러한 방법을 특허대상으로 인정키로 하고 이를 반영한 개정 '의료·위생분야 심사기준' 및 '의약분야 심사기준'을 2008년 1월부터 시행하였다.

특허청의 이번 심사기준 개정은 의사의 소견이 배제된 진단기술에 대하여 특허등록을 인정하는 세계적인 추세를 반영한 것이다. 지금까지는 인간의 신체를 대상으로 의사가 행하는 수술·치료·진단방법의 발명은 국민이 의료의 혜택을 제한받을 수 있는는 공익적 측면이 있어 원칙적으로 특허를 허용하지 않았다.

특허소송에서 이긴 제네릭 약품에 180일간 독점권 부여

복지부 식품약품청은 2007년 11월 30일 한미FTA 후속입법으로 ‘허가·특허연계 제도’를 도입하는 약사법 개정안에 대한 설명회를 개최하였다.

개정안에 따르면, 제네릭 약품의 개발사가 특허의약품에 대해 시판허가 신청을 할 경우, 7일 이내에 특허권자에 이 사실이 통보되고, 특허권자는 30일 이내에 특허소송을 제기할 수 있다.

제네릭(Generic) 약품이란 특허 보호중인 의약품에 반대되는 개념으로 특허가 만료됐거나 특허보호를 받지 않는 의약품의 통칭한다. 좁은 의미로는 원래 생산된 약품의 특허 기간이 끝난 뒤, 다른 제약사가 공개된 기술과 원료 등을 이용해 만든 약품으로서 특허된 것과 동일한 약효·품질을 갖는 것을 의미하며, 가장 먼저 만들어진 제품은 특히 ‘퍼스트제네릭’이라고 불린다. 흔히 쓰이는 '카피약'의 정식 명칭이다.

소송이 제기되면, 식약청은 최대 12개월 동안 제네릭 약품의 제조·수입을 제한하는 조건부 허가를 승인한다. 그러나 이 기간에도, 판결 전에 특허가 만료되거나 특정 사항(임시조치를 취할 긴급한 필요가 없는 경우, 특허의 권리범위에 속하지 않는 경우 등)이 입증되면 제조·수입이 가능하다.

식약청은 또한 특허목록에 등재된 특허의 비침해 또는 특허무효를 입증한 후 허가된 품목에 대해서는 180일간의 시장독점권을 부여하기로 했다.

시장독점권 부여 대상은 i)허가신청 전 특허무효 또는 해당 특허에 속하지 않는다는 판결·심결을 받은 의약품 ii)후속신청자가 제기한 심판에서 특허무효 또는 해당 특허권에 속하지 않는다는 판결·심결을 받은 의약품 iii)항소심에서 후속신청자에게 유리한 판결·결정이 있는 의약품 등이다.

제네릭 약품의 시판의사만 있어도 특허 침해예방청구 가능

특허심판원은 최근 “제네릭 약품을 실제 시판하지 않더라도 명백한 판매의사가 있을 경우에는 특허 침해 예방 청구권 행사의 대상이 되므로 심판청구의 대상이 될 수 있다.”고 심결하였다. (심판번호: 2007당1221, 심결일: 2007.10.31).

화이자는, 국제약품이 ‘국제암로디핀’에 대한 건강보험심사평가원 급여등재절차를 진행하자, 국제약품의 제품발매를 막기 위해 2007년 5월 11일자로 “국제암로디핀은 노바스크 관련 특허의 권리범위에 속한다”며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

기존 판례의 경우, 적극적 권리범위확인심판에서는 확인대상발명이 실시되고 있지 않는 경우에는 확인의 이익이 없다는 이유로 부적법 각하되었다.

그러나, 특허심판원 이 사건과 같이 명백한 시판의사가 있은 경우에는 제품의 생산 이전이라도 심판청구의 대상이 될 수 있다고 심결한 것이다. 특허심판원은 이번 심결에서 화이자의 특허권이 유효하다는 것을 전제로 권리범위에 해당하는지 여부만을 판단했으며, 현재 화이자의 ‘베실산 암로디핀’에 관련 특허무효심판은 대법원에 계류중이다.

한미 특허심사 하이웨이 2008년 1월 28일부터 시범 실시

한국 특허청 및 미국 특허상표청은 한-미 특허심사하이웨이를 2008년 1월 28일부터 1년간 시범실시하고, 그 후에 계속적인 시행 여부를 결정한다고 발표하였다.

한미간 특허심사 하이웨이에 의하여, 동일한 발명을 한국 및 미국에 특허출원한 후, 어느 한 나라에서 먼저 특허등록결정을 받은 경우 이를 근거로 상대방 나라의 특허청에 심사하이웨이를 신청할 수 있다. 한미간 특허심사하이웨이에 대하여는 미국 특허상표청의 홈페이지 (http://www.uspto.gov/web/patents/pph/ pph_kipo.html)에서도 그 정보를 얻을 수 있다.

한국어, 국제특허조약 국제공개어로 채택

한국어가 국제특허협력조약(PCT)의 국제 공개어로 공식 채택됐다. 스위스 제네바에서 개최된 ‘세계지식재산권기구(WIPO) 제43차 총회’에서 183개 회원국의 만장일치로 한국어가 PCT 공식 공개언어로 채택되었는데, 지금까지 PCT에 따른 국제 공개언어에는 영어·프랑스어·독일어·일본어·러시아어·스페인어·중국어·아랍어의 8개였으나, 이번에 한국어와 포르투갈어를 포함해 모두 10개로 늘어났다.

문환구 변리사 영입소개

당법인은 고객에 대한 법률 서비스를 강화하기 위하여 문환구 변리사를 영입하였다.

문환구 변리사는 연세대학교 물리학과 및 동 대학원르 졸업하고(이학석사), 아주대학교 시스템공학과 박사과정을 수료하였다. 1988년부터 1992년까지 삼성전자 반도체 연구소 공정개발팀 근무-물성분석팀장으로 근무하였으며, 1993년부터 1999년까지는 고등기술연구원 정보통신연구실에 근무에 근무하였고, 그 후 연세대학교 학부대학 공학계열 학사지도교수 근무하였다.

문환구 변리사는 아마추어 마라톤 선수로서 [내 안으로의 여행, 마라톤]을 저술한 바 있고, [역사의 눈으로 다시 보는 과학신문, 물리 화학편]을 저술한 바 있다.